por Mtro. Cesar Aranda | Oct 25, 2020 | Uncategorized
El otorgamiento de licencias es uno de los derechos más importantes que se derivan de las marcas. El titular de una marca (licenciante), ya sea que se encuentre registrada o en trámite de registro, podrá conceder licencia de uso a otra persona (licenciatario) en relación con todos o algunos de los productos o servicios a los que se aplique la marca, pero deberá hacerlo constar por escrito a través de un contrato. La Ley de la Propiedad Industrial (LPI) es muy flexible porque permite el otorgamiento de licencias de uso sobre marcas registradas, las cuales ya tienen derechos creados, principalmente el de uso exclusivo, pero también sobre marcas en trámite de registro, respecto de las cuales sólo se tienen simples expectativas de derechos, ya que existe la posibilidad de que se otorguen los registros correspondientes, pero no es seguro.
Es muy frecuente que los contratos de licencia no sean inscritos ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), ya sea por ignorancia o por intentar aplicar convenios internacionales, de los que México forma parte, que no obligan a inscribir tales contratos. Sin embargo, la experiencia obtenida en los litigios me permite asegurarles que la única forma de obtener la absoluta certeza de que el contrato de licencia surtirá sus efectos en perjuicio de terceros, es decir, en perjuicio de quien no formó parte del contrato de licencia, es inscribiendo el contrato respectivo.
Uno de esos efectos, que constituye la primera gran ventaja, consiste en que el licenciatario podría ejercer las acciones legales tendientes a proteger los derechos sobre la marca, principalmente el uso exclusivo, como si fuera el propio titular, en contra de los terceros que hayan violado tales derechos, salvo estipulación en contrario establecida en el contrato.
Otro de los efectos, la segunda gran ventaja, consiste en que el uso de la marca realizado por parte del licenciatario se considerará como si fuera realizado por el propio titular. Me explico, como uno de los presupuestos fundamentales para mantener la vigencia del registro de una marca es su uso, si por virtud de la licencia concedida el titular del registro no usa la marca en forma directa, pero sí lo hace indirectamente a través de su licenciatario, ningún tercero podría enderezar en contra del registro marcario una solicitud de declaración administrativa de caducidad; pero mejor aún, en cualquier procedimiento de declaración administrativa de nulidad o infracción, judicial o averiguación previa, en donde deba acreditarse el uso de la marca, además del contrato de licencia perfectamente servirían las pruebas aportados por el licenciatario, tales como facturas, periódicos, fotografías, catálogos, folletos, volantes y cualquier tipo de publicidad impresa, etiquetas, muestras de los productos, etc.
Cabe mencionar que con una sola promoción puede solicitarse la inscripción de licencias relativas a dos o más marcas registradas o en trámite de registro, siempre que se cumplan con tres requisitos: a) que en todas las licencias las partes sean las mismas; b) que el solicitante identifique cada una de los registros o solicitudes en trámite en los que se hará la inscripción, y c) que se paguen las tarifas correspondientes en función del número de registros o solicitudes en trámite involucrados. La solicitud de inscripción de la licencia puede ser presentada por el licenciante o por el licenciatario.
El IMPI está facultado para negar la inscripción de la licencia cuando el registro de la marca no se encuentre vigente, lo cual es lógico, toda vez que la falta de renovación del registro produce la caducidad del registro y con ello la pérdida del derecho a su uso exclusivo; de ahí que carecería de sentido tratar de darle efectos en perjuicio de terceros a una licencia de uso de marca cuando se ha perdido el derecho de exclusividad.
La LPI ha establecido una protección en favor del público consumidor de los productos o servicios amparados por la marca licenciada, en virtud de que el licenciatario tiene que cumplir fundamentalmente con dos obligaciones: a) proporcionar la misma calidad que tienen los productos fabricados o los servicios prestados por el titular de la marca, y b) indicar el nombre y domicilio del titular de la marca registrada y del licenciatario, y que el uso se realiza bajo licencia de la marca registrada.
Finalmente, cabe decir que sólo es posible cancelar la inscripción de la licencia en tres casos: a) cuando sea solicitado conjuntamente por el licenciante y el licenciatario; b) cuando haya quedado firme la declaración administrativa de nulidad, caducidad o cancelación del registro de la marca licenciada, o se niegue el registro de ésta, y c) por orden judicial.
Consideraciones finales Es perfectamente válido otorgar licencias de uso sobre marcas registradas o en trámite de registro, en los términos que las partes estimen convenientes, e incluso es muy recomendable hacerlo cuando el titular no está usando su marca, pero el contrato hay que celebrarlo por escrito, respetando las reglas establecidas por la LPI y su Reglamento. No debe olvidarse solicitar la inscripción de la licencia ante el IMPI, para que tanto el titular de la marca como el licenciatario estén totalmente protegidos y no se lleven una desagradable sorpresa si la marca y/o la licencia llegaren a involucrarse en un litigio.
por Mtro. Cesar Aranda | Jun 29, 2020 | Registro de Marca, Registro de Nombre Comercial
Los empresarios utilizan nombres, frases, palabras inventadas, denimonaciones o razones sociales, para distinguirse de sus competidores, pero no siempre tienen una idea clara de si se tratan de marcas o de nombres comerciales. En estas breves líneas trataré de explicar cada una de las dos figuras, así como sus semejanzas y diferencias.
CONCEPTO Y EJEMPLOS
Las marcas le permiten a los industriales, comerciantes o prestadores de servicios distinguir sus productos o servicios, de otros de su misma especie o clase en el mercado, es decir, de aquellos ofrecidos por sus competidores. Las marcas pueden ser de cuatro tipos:
- a) Nominativas:palabras inventadas, nombres propios, denominaciones o razones sociales;
- b) Innominadas:diseños, logos;
- c) Tridimensionales:envoltorios, envases, empaques, forma o presentación de los productos, y
- d) Mixtas:combinación de cualquiera de las anteriores.
Ejemplos: TOBALÁ, para mezcal; THERMOPLY y Diseño, para servicios de instalación y reparación de techos; MML y Diseño, para servicios de producción y composición musical y estudios de grabación; CATALIA y Diseño, para cosméticos; NIRAMA y Diseño, para productos de herbo aromaterapia; SPORT SHOCK y Diseño para ropa deportiva y comercialización de artículos deportivos; FRUIT OF THE LOOM, para prendas de vestir; DART, para vasos, recipientes y contenedores de alimentos y bebidas, HITEK SOLUCIONES INDUSTRIALES y Diseño, para suministro y montaje de sistemas de impermeabilización y recubrimientos industriales; DOÑA TOTA y Diseño, para gorditas (alimentos), etc.
En contraste, los nombres comerciales permiten identificar una empresa y diferenciarla de las demás que tienen la misma o similar actividad industrial o mercantil; por ejemplo: OXXO, WALMART, SANBORNS, etc.
TITULAR (DUEÑO)
Cualquier persona física o jurídica (moral) puede ser titular de una marca o nombre comercial, siempre que se dedique a realizar actividades industriales o comerciales, o a prestar servicios.
PROTECCIÓN
Las marcas se protegen mediante su registro ante el IMPI y su titular obtiene el derecho a su uso exclusivo, una vez que se le ha expedido el título de registro correspondiente. Es importante mencionar que una marca será registrada siempre que no se encuentre dentro de alguna de las prohibiciones establecidas por la LPI. Brevemente menciono dos ejemplos: no son registrables los nombres técnicos o de uso común de los productos o servicios que pretenden ampararse con la marca, así como aquellas palabras que, en el lenguaje corriente o en las prácticas comerciales, se hayan convertido en la designación usual o genérica de los mismos, y tampoco son registrables las marcas que sean idénticas o semejantes en grado de confusión a otra en trámite de registro presentada con anterioridad, o a una marca registrada y vigente, aplicada a los mismos o similares productos o servicios.
Por su parte, los nombres comerciales no necesitan ser registrados para que se pueda obtener el derecho a su uso exclusivo. Sin embargo, es altamente recomendable tramitar su publicación en la Gaceta de la Propiedad Industrial del IMPI, para establecer la presunción de la buena fe en la adopción y uso del nombre comercial, en tanto que no actualice alguna de las prohibiciones establecidas en la ley, como por ejemplo, no pueden formar parte de los nombres comerciales las marcas registradas, cuando se trate de establecimientos cuya actividad sea la producción, importación o comercialización de bienes o servicios iguales o similares a los que se aplica la marca registrada. Tratándose de los nombres comerciales, el IMPI expide títulos de publicaciones.
DOBLE PROTECCIÓN
Es perfectamente válido que una misma persona obtenga simultánea o sucesivamente el registro de una marca y la publicación de un nombre comercial, que estén integrados por los mismos nombres, palabras o frases,
VIGENCIA Y RENOVACIÓN
La vigencia del registro de las marcas es de diez años, contados a partir de la fecha de presentación de la solicitud, pero podrá renovarse por períodos de la misma duración. La renovación del registro deberá solicitarse por el titular dentro de los seis meses anteriores a la terminación de la vigencia, pero el IMPI debe dar trámite a las solicitudes que sean presentadas dentro de los seis meses posteriores a la terminación de la vigencia. Debe tomarse en cuenta que la falta de renovación provoca la caducidad del registro, al igual que la falta de uso durante tres años consecutivos en los productos o servicios para los que el aviso comercial hubiese sido registrado.
Los efectos de la publicación de los nombres comerciales también tienen una vigencia de diez años, a partir de la fecha de presentación de la solicitud, y pueden renovarse por períodos de la misma duración. La renovación de los efectos de la publicación de un nombre comercial también debe ser solicitada dentro de los seis meses anteriores o de los seis meses posteriores a la terminación de la vigencia. La falta de renovación de los efectos de la publicación de los nombres comerciales no trae como consecuencia su caducidad, como ocurre con los registros de marcas o avisos comerciales, sino que simplemente cesan los efectos de dicha publicación.
TERRITORIO DE PROTECCIÓN
Las marcas registradas están protegidas en todo el país, no obstante que únicamente se usen en una colonia, ciudad o municipio.
En el caso de los nombres comerciales, la protección abarcará la zona geográfica de la clientela efectiva de la empresa o establecimiento, pero se extenderá a toda la República si los nombres comerciales han sido difundidos en forma masiva y constante, a nivel nacional.
TRANSMISIÓN
Cuando una empresa que utiliza marcas regsitradas es transmitida, ya sea por compraventa, dación en pago, remate, donación, etc., no se entiende que incluye a las marcas, ya que ello debe constar por escrito, pues su transmisión es independiente a la empresa en sí.
En cambio, cuando sea transmitida la empresa o establecimiento que usa un nombre comercial, ello comprenderá el derecho al uso exclusivo del mismo, a menos que se estipule lo contrario.
CONSIDERACIONES FINALES
Para los industriales, comerciantes o prestadores de servicios, es fundamental proteger sus marcas mediante su registro y mantenerlas vigentes, para gozar del derecho a su uso exclusivo.
En el caso de los nombres comerciales, su publicación es altamente recomendable para gozar de la presunción de la buena fe en su adopción, ya que el derecho a su uso exclusivo está protegido sin necesidad de registro.
Amigo empresario, es necesario que acuda con verdadero especialista en la materia, antes de tomar cualquier decisón, a fin de contar con la asesoría adecuada que le permita saber cuál de estas dos figuras jurídicas responde mejor a sus necesidades e intereses y si su uso no invade derechos de tercero que podría poner en serio riesgo su patrimonio.
por Mtro. Cesar Aranda | Jun 27, 2020 | Derechos de Autor
Objeto de la Ley Federal del Derecho de Autor (LFDA)
La LFDA tiene por objeto proteger el acervo cultural de la nación, los derechos de los autores respecto de sus obras literarias o artísticas en todas sus manifestaciones, los derechos de los intérpretes o ejecutantes sobre sus interpretaciones o ejecuciones, los derechos de los editores, productores y organismos de radiodifusión respecto de sus ediciones, fonogramas, videogramas o emisiones, respectivamente, así como los otros derechos de propiedad intelectual, tales como el derecho a la imagen, las reservas de derechos al uso exclusivo y los derivados de las obras por encargo.
Ramas protegidas
Cabe precisar que la LFDA sólo reconoce y protege los derechos de autor sobre aquellas obras que se encuentren en las ramas de literatura; música, con o sin letra; dramaturgia; danza; pintura o dibujo; escultura y de carácter plástico; caricatura e historieta; arquitectura; cinematografía y demás obras audiovisuales; programas de radio y televisión; programas de cómputo; fotografía; obras de arte aplicado que incluyen el diseño gráfico o textil; y de compilación, integrada por las colecciones de obras, tales como las enciclopedias, las antologías, y de obras u otros elementos como las bases de datos, siempre que dichas colecciones, por su selección o la disposición de su contenido o materias, constituyan una creación intelectual. Sin embargo, las demás obras que por analogía puedan considerarse como literarias o artísticas se incluirán en la rama que les sea más afín a su naturaleza.
Las obras deben quedar fijadas en un soporte material
La LFDA protege la obra producida por el pensamiento o la actividad intelectual, es decir, la idea creativa que ha sido fijada en un soporte material.
Por fijación se entiende la incorporación de letras, números, signos, sonidos, imágenes y demás elementos en que se haya expresado la obra, o de las representaciones digitales de aquellos, que en cualquier forma o soporte material, incluyendo los electrónicos, permita su percepción, reproducción u otra forma de comunicación; por ejemplo: papel, tela, madera, metal, piedra, en formato digital contenido en el disco duro de una computadora, en un cd, dispositivo USB o por Internet, etc.
Requisitos para obtener la protección
Para que una obra se beneficie del manto protector de la LFDA, debe cumplir con los requisitos de originalidad y divulgación. Serán originales aquellas obras que no sean una copia de otra, que tengan una individualidad que la distinga, una autonomía propia y reflejen la personalidad del autor que la ha creado, por la forma de expresión que éste ha elegido.[1] El segundo requisito se cumple cuando las obras sean susceptibles de ser divulgadas o reproducidas en cualquier forma o medio, como ya mencioné, en papel, tela, madera, metal, piedra, en el disco duro de una computadora, en un cd, dispositivo USB o por Internet, etc.
Lo que no está protegido
Quedan excluidas de protección las ideas en sí mismas, las fórmulas, soluciones, conceptos, métodos, sistemas, principios, descubrimientos, procesos e invenciones de cualquier tipo; el aprovechamiento industrial o comercial de las ideas contenidas en las obras; los esquemas, planes o reglas para realizar actos mentales, juegos o negocios; las letras, los dígitos o los colores aislados, a menos que su estilización sea tal que las conviertan en dibujos originales; los nombres y títulos o frases aislados; los simples formatos o formularios en blanco para ser llenados con cualquier tipo de información, así como sus instructivos; las reproducciones o imitaciones, sin autorización, de escudos, banderas o emblemas de cualquier país, estado, municipio o división política equivalente, ni las denominaciones, siglas, símbolos o emblemas de organizaciones internacionales gubernamentales, no gubernamentales, o de cualquier otra organización reconocida oficialmente, así como la designación verbal de los mismos; los textos legislativos, reglamentarios, administrativos o judiciales, así como sus traducciones oficiales;[2] el contenido informativo de las noticias, pero sí su forma de expresión, y la información de uso común tal como los refranes, dichos, leyendas, hechos, calendarios y las escalas métricas.
Protección automática de las obras
Nuestro país reconoce el principio de protección automática, pues la protección se concede a las obras desde el momento en que hayan sido fijadas en un soporte material independientemente del mérito, destino o modo de expresión. Por ello, el reconocimiento de los derechos de autor no requiere registro ni documento de ninguna especie, ni queda subordinado al cumplimiento de formalidad alguna. Sin embargo, en la medida de lo posible, siempre es altamente recomendable registrar la obra ante el Instituto Nacional del Derecho de Autor (INDAUTOR), pues, en caso de controversia, el autor contaría con un valioso elemento probatorio para acreditar la titularidad: el certificado de registro. Aunque también debe tomarse en cuenta que las inscripciones en el Registro Público del Derecho de Autor del INDAUTOR establecen la presunción de ser ciertos los hechos y actos que en ellas consten, pero admiten prueba en contrario y deja a salvo los derechos de terceros.
Consideraciones finales
Amigo lector, si usted es creador de obras que puedan ser protegidas por la LFDA, no dude en buscar la asesoría adecuada y, en la medida de lo posible, registrarlas ante el INDAUTOR, ya que, en caso de controversia sobre la autoría de las obras, el certificado de registro podría inclinar la balanza a favor de usted.
[1] Parets Gómez, Jesús, Teoría y práctica del Derecho de Autor, SISTA, México, 2012, pp. 187 y 188. Caballero Leal, José Luis, Derecho de autor para autores, Fondo de Cultura Económica, México, 2004, p. 3.
[2] En caso de ser publicados, deberán apegarse al texto oficial y no conferirán derecho exclusivo de edición. Por el contrario, sí serán objeto de protección las concordancias,interpretaciones, estudios comparativos,anotaciones, comentarios y demás trabajos similares que entrañen, por parte de su autor, la creación de una obra original.
