El otorgamiento de licencias es uno de los derechos más importantes que se derivan de las marcas. El titular de una marca (licenciante), ya sea que se encuentre registrada o en trámite de registro, podrá conceder licencia de uso a otra persona (licenciatario) en relación con todos o algunos de los productos o servicios a los que se aplique la marca, pero deberá hacerlo constar por escrito a través de un contrato. La Ley de la Propiedad Industrial (LPI) es muy flexible porque permite el otorgamiento de licencias de uso sobre marcas registradas, las cuales ya tienen derechos creados, principalmente el de uso exclusivo, pero también sobre marcas en trámite de registro, respecto de las cuales sólo se tienen simples expectativas de derechos, ya que existe la posibilidad de que se otorguen los registros correspondientes, pero no es seguro.
Es muy frecuente que los contratos de licencia no sean inscritos ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), ya sea por ignorancia o por intentar aplicar convenios internacionales, de los que México forma parte, que no obligan a inscribir tales contratos. Sin embargo, la experiencia obtenida en los litigios me permite asegurarles que la única forma de obtener la absoluta certeza de que el contrato de licencia surtirá sus efectos en perjuicio de terceros, es decir, en perjuicio de quien no formó parte del contrato de licencia, es inscribiendo el contrato respectivo.
Uno de esos efectos, que constituye la primera gran ventaja, consiste en que el licenciatario podría ejercer las acciones legales tendientes a proteger los derechos sobre la marca, principalmente el uso exclusivo, como si fuera el propio titular, en contra de los terceros que hayan violado tales derechos, salvo estipulación en contrario establecida en el contrato.
Otro de los efectos, la segunda gran ventaja, consiste en que el uso de la marca realizado por parte del licenciatario se considerará como si fuera realizado por el propio titular. Me explico, como uno de los presupuestos fundamentales para mantener la vigencia del registro de una marca es su uso, si por virtud de la licencia concedida el titular del registro no usa la marca en forma directa, pero sí lo hace indirectamente a través de su licenciatario, ningún tercero podría enderezar en contra del registro marcario una solicitud de declaración administrativa de caducidad; pero mejor aún, en cualquier procedimiento de declaración administrativa de nulidad o infracción, judicial o averiguación previa, en donde deba acreditarse el uso de la marca, además del contrato de licencia perfectamente servirían las pruebas aportados por el licenciatario, tales como facturas, periódicos, fotografías, catálogos, folletos, volantes y cualquier tipo de publicidad impresa, etiquetas, muestras de los productos, etc.
Cabe mencionar que con una sola promoción puede solicitarse la inscripción de licencias relativas a dos o más marcas registradas o en trámite de registro, siempre que se cumplan con tres requisitos: a) que en todas las licencias las partes sean las mismas; b) que el solicitante identifique cada una de los registros o solicitudes en trámite en los que se hará la inscripción, y c) que se paguen las tarifas correspondientes en función del número de registros o solicitudes en trámite involucrados. La solicitud de inscripción de la licencia puede ser presentada por el licenciante o por el licenciatario.
El IMPI está facultado para negar la inscripción de la licencia cuando el registro de la marca no se encuentre vigente, lo cual es lógico, toda vez que la falta de renovación del registro produce la caducidad del registro y con ello la pérdida del derecho a su uso exclusivo; de ahí que carecería de sentido tratar de darle efectos en perjuicio de terceros a una licencia de uso de marca cuando se ha perdido el derecho de exclusividad.
La LPI ha establecido una protección en favor del público consumidor de los productos o servicios amparados por la marca licenciada, en virtud de que el licenciatario tiene que cumplir fundamentalmente con dos obligaciones: a) proporcionar la misma calidad que tienen los productos fabricados o los servicios prestados por el titular de la marca, y b) indicar el nombre y domicilio del titular de la marca registrada y del licenciatario, y que el uso se realiza bajo licencia de la marca registrada.
Finalmente, cabe decir que sólo es posible cancelar la inscripción de la licencia en tres casos: a) cuando sea solicitado conjuntamente por el licenciante y el licenciatario; b) cuando haya quedado firme la declaración administrativa de nulidad, caducidad o cancelación del registro de la marca licenciada, o se niegue el registro de ésta, y c) por orden judicial.
Consideraciones finales Es perfectamente válido otorgar licencias de uso sobre marcas registradas o en trámite de registro, en los términos que las partes estimen convenientes, e incluso es muy recomendable hacerlo cuando el titular no está usando su marca, pero el contrato hay que celebrarlo por escrito, respetando las reglas establecidas por la LPI y su Reglamento. No debe olvidarse solicitar la inscripción de la licencia ante el IMPI, para que tanto el titular de la marca como el licenciatario estén totalmente protegidos y no se lleven una desagradable sorpresa si la marca y/o la licencia llegaren a involucrarse en un litigio.