Muchos de los litigios que involucran a las marcas se derivan de su gran parecido, o como se le denomina técnicamente, de su semejanza en grado de confusión. En el mundo de las marcas este tema cobra especial relevancia si se toma en cuenta que cada marca podría estar respaldada por una importante inversión que inicia con su creación, protección, difusión, etc.
Créame que si usted ha construido una marca sólida, basado en la buena fe, no le agradará en lo más mínimo que venga un tercero y utilice otra marca que se parezca a la suya, tratando de robarle la clientela que con tanto esfuerzo ha creado. En este caso, lo más seguro es que usted intentará las acciones legales correspondientes en contra de ese tercero, lo cual está plenamente justificado por la ley. Una marca es un valioso activo intangible que debe ser protegido y defendido, sin importar el tamaño de la empresa.
En nuestro país hay quienes tienes tienen la errónea idea de que pueden utilizar una marca parecida a otra, y que incluso la pueden registrar con tal solo cambiarle una letra, una línea, un color, por mencionar algunos ejemplos. La LPI es clara al respecto, no se puede registrar una marca que sea semejante en grado de confusión a otra previamente registrada, para ser aplicada a los mismos o similares productos o servicios.
¿Qué es la semejanza en grado de confusión?
Cuando se habla de semejanza en grado de confusión entre dos marcas, se hace referencia al riesgo de que los consumidores promedio se confundan, al primer golpe de vista o sonido entre dos marcas, es decir, a la primera impresión que les causa, cuando prestan atención de manera común y ordinaria, tomando en cuenta sobre todo las semejanzas, o sea, el parecido o los elementos comunes que haya entre dichas marcas; de tal modo que los consumidores puedan llegar a creer que están adquiriendo un producto o recibiendo un servicio protegido por una determinada marca original, cuando no es así, debido a la impresión o información que en los consumidores evoca o produce la marca original, tales como la calidad, prestigio o popularidad.
El riesgo que constituye la semejanza en grado de confusión explica, sin lugar a dudas, por qué dos marcas parecidas, de diferentes titulares, no pueden coexistir en el mercado cuando pretendan distinguir los mismos o similares productos o servicios.
Aspectos para determinar la semejanza
Para determinar si una marca es o no semejante en grado de confusión a otra, debe realizarse un estudio complejo en el que se analicen diversos aspectos, como el fonético, el gráfico y el ideológico o conceptual. El aspecto fonético permite saber si las palabras pertenecientes al mismo idioma se pronuncian en forma similar; el gráfico, si aquellos elementos que son perceptibles a través del sentido de la vista son semejantes entre sí, como las figuras, formas tridimensionales, trazos, líneas, colores, diseños, etc.; y el Ideológico o conceptual, si las marcas en conflicto representan o evocan una misma cosa, característica o idea, incluso de las peculiaridades de los productos o servicios a los que estén asociadas las marcas.
La semejanza debe percibirse considerando las marcas en su conjunto, y la comparación debe realizarse, justamente, a partir de las semejanzas, mediante la imposición, es decir, lo que a un primer golpe de vista o sonido produce en el consumidor, viendo alternativamente las marcas en su integridad, signo y mensaje, y no comparándolas una al lado de la otra, a partir de la confusión que pueda sufrir el consumidor promedio, cuando presta la atención común y ordinaria, es decir, situándose en una posición similar a la del público consumidor.
También debe tomarse en cuenta si los productos o servicios son coincidentes o no en sus canales de comercialización o distribución; si se destinan a los mismos fines o tienen aplicaciones o usos coincidentes; si tienen una naturaleza, estructura o características idénticas o afines, y si son competidores o complementarios.
Ejemplos
Les presento tres ejemplos para ilustrar la semejanza en grado de confusión: 1) si ya se registró la marca CASTALIA para proteger productos cosméticos para el cuidado personal, maquillajes, labiales, máscaras para pestañas, delineadores, desodorantes y cremas que limpian y desmaquillan la piel, así como tónicos cosméticos para dar brillo al cabello, no sería válido usar ni registrar la marca KASSTALIA para los mismos o similares productos, tales como acondicionadores para el cabello, aceites para uso cosmético, cremas para aclarar la piel, aguas de tocador, tintes para el cabello y la barba y mascarillas de belleza; 2) si fue registrada la marca TOBALÁ para distinguir mezcal, no se puede usar ni obtener el registro de la marca OVALÁ para los mismos productos u otros similares, como tequila, brandy, rompope, ron, sidra, vodka o whisky, y 3) si la marca THERMOPLY ya fue registrada para proteger los servicios de instalación y reparación de techos, no se puede usar ni obtener el registro de la marca TERNOPLI para los mismos servicios ni para otros similares, tales como construcción o reparación de edificios, impermeabilización o aislamiento de construcciones.
Para que usted tenga una idea preliminar sobre si una marca es semejante en grado de confusión a otra, existe un método sencillo: muéstrele a cualquier cliente ambas marcas, si el cliente cree que ambas provienen del mismo titular, seguramente existe la semejanza en grado de confusión.
Consideraciones finales
Para evitar que la inversión que implica su marca se vea afectada, es altamente recomendable acudir con un verdadero especialista, a fin de asegurarse de que su marca no cae dentro del supuesto de la semejanza en grado de confusión; o si usted considera que su marca registrada está siendo afectada por otra que actualiza dicho supuesto, asesórese debidamente e intente las acciones legales correspondientes.