Toda solicitud de registro de una marca está sujeta a dos exámenes: el de forma y el de fondo, también denominados como administrativo y de novedad, respectivamente. En términos sencillos, el examen de forma o administrativo versa sobre el cumplimiento de los requisitos formales mencionados en el apartado anterior, y el de fondo o de novedad, sobre si la marca es lo suficientemente distintiva o no de las marcas ya registradas o en trámite de registro.
Examen de forma
La Ley de la Propiedad Industrial (LPI) establece que una vez recibida la solicitud, se procederá a efectuarle un examen de forma, conjuntamente con la documentación exhibida, para comprobar si se cumplen los requisitos que previene dicho ordenamiento jurídico y su Reglamento.
Si al momento de presentarse la solicitud cumple con los requisitos formales, esa será su fecha de presentación; en caso contrario se tendrá como fecha legal el día en que se dé cumplimiento. La fecha de presentación, también conocida como fecha legal, cobra vital importancia si se toma en consideración que es precisamente ella la que determina la prelación de las solicitudes. Partiendo de esta regla y aplicando el principio general del derecho PRIOR TEMPORE POTIOR JURE, conforme al cual el primero en tiempo es primero en derecho, si una misma marca pretende ser registrada en la misma clase por dos personas distintas, quienes presentan cada una su respectiva solicitud de registro, el registro será concedido a la solicitud que tenga la fecha de presentación más antigua.
Respecto del examen de forma cabe preguntarse ¿qué pasa si no se aprueba? La LPI nos dice que en ese supuesto el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) deberá comunicarlo por escrito al solicitante otorgándole un plazo de dos meses para que subsane los errores u omisiones en los que hubiese incurrido, y que si no se contesta dentro de ese plazo la consecuencia es que se considerará abandonada la solicitud, razón por la cual se da por terminado el trámite sin concederse registro alguno.
Examen de fondo
Concluido el examen de forma se procederá a realizar el de fondo, cuyo propósito es verificar si la marca es registrable. El examen de fondo consiste en una comparación entre la marca cuya inscripción se solicita y todas aquellas registradas previamente o que se encuentren en trámite con anterioridad, a efecto de verificar si son semejantes al grado de inducir a confusión a los consumidores de los productos o servicios a los que están dirigidos. Cabe recordar que la LPI se contiene un catálogo de los casos en que una marca no es registrable.
Al igual que en el examen anterior, si no es aprobado el examen de novedad el IMPI deberá comunicarlo por escrito al solicitante, otorgándole también el plazo de dos meses para que manifieste lo que a su derecho convenga en relación con los impedimentos y las anterioridades citadas, con la misma consecuencia para el caso de que no se conteste dentro del plazo concedido.
Si el solicitante manifiesta lo que a su derecho convenga dentro del plazo concedido, pero modifica o sustituye la marca, la misma será motivo de un nuevo trámite, por lo cual deberá efectuarse el pago de la tarifa correspondiente a una nueva solicitud y satisfacer de nueva cuenta con todos los requisitos formales, en suma, se deberá volver a empezar el trámite.
No obstante el plazo de dos meses concedido dentro de los exámenes de forma y fondo, la LPI establece que el solicitante gozará de un plazo adicional de otros dos meses, contados a partir del día siguiente al del vencimiento del plazo inicial, sin que medie solicitud, siempre y cuando se compruebe haber pagado la tarifa correspondiente al mes en que se dé cumplimiento. Pero si aún así no se da cumplimiento a lo solicitado por el IMPI, o no se comprobare haber cubierto la tarifa respectiva, de cualquier manera se tendrá por abandonada la solicitud.
Es importante mencionar dentro del examen de fondo, si el impedimento se refiere a la existencia de uno o varios registros de marcas idénticas o similares en grado de confusión, respecto de los cuales exista o se presente una solicitud de declaración administrativa de nulidad, caducidad o cancelación, a petición del titular de la solicitud de registro de marca, el IMPI suspenderá el trámite de registro hasta que sea resuelto en definitiva el procedimiento de nulidad, caducidad o cancelación.
Cuando a la solicitud no se le acompañe la traducción de los documentos que se encuentren redactados en idioma extranjero, sin mediar requerimiento del IMPI, el solicitante deberá presentar dicha traducción dentro de los dos meses siguientes a la fecha en que haya entregado su solicitud.
Es conveniente agregar que, en la práctica, el IMPI acostumbra a comunicar al solicitante, en un mismo escrito, que cuenta con el plazo (inicial) de dos meses para que subsane los errores u omisiones en los que hubiese incurrido, o para que manifieste lo que a su derecho convenga en relación con los impedimentos y las anterioridades que le sean citadas.
Resultado de los exámenes
Para terminar, sólo cabe mencionar que si la solicitud de registro aprueba ambos exámenes, el IMPI otorgará el registro y expedirá el título correspondiente, que tendrá una vigencia de diez años. Hay que recordar que el registro concede el derecho al uso exclusivo sobre la marca.
Por el contrario, si no son aprobados satisfactoriamente los exámenes de forma y fondo, el IMPI negará el registro, comunicándolo por escrito al solicitante, expresando los motivos y fundamentos legales de su resolución. En contra de esta resolución se puede intentar el recurso de revisión (que no recomendamos) ante el propio IMPI, o el juicio de nulidad ante la Sala Especializada en Propiedad Intelectual del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa.
Consideraciones finales
Si bien cualquier industrial, comerciante o prestador de servicios puede solicitar el registro de su marca, lo cierto es que el trámite puede ser muy sencillo, a un costo accesible y durar unos seis meses, o súper complicado, costoso y tardar años! Todo depende de la buena o mala asesoría con la que se cuente antes y durante dicho procedimiento.