por Mtro. Cesar Aranda | Oct 25, 2020 | Uncategorized
REVELACIÓN
En cualquier procedimiento judicial o administrativo en que se requiera que alguno de los interesados revele un secreto industrial, la autoridad que conozca de dicho procedimiento deberá adoptar las medidas necesarias para impedir su divulgación a terceros ajenos a la controversia, y en ningún caso se podrá revelar o usar el secreto industrial.
Este tipo de asuntos son tan delicados que incluso Tribunales Federales han resuelto que las autoridades actúan correctamente al no permitirle a las otras partes o terceros el acceso a los documentos que contengan un secreto industrial, por estar clasificada su información como reservada, de acuerdo con la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, toda vez que el acceso a tales documentos únicamente puede realizarse si resulta indispensable para resolver la controversia, lo cual implica que deban ser tomadas las medidas necesarias para preservar su confidencialidad, en razón de su valor comercial, y para garantizar una eficaz protección contra la competencia desleal.
La LPI establece que toda aquella persona que, con motivo de su trabajo, empleo, cargo, puesto, desempeño de su profesión o relación de negocios, tenga acceso a un secreto industrial del cual se le haya prevenido sobre su confidencialidad, deberá abstenerse de revelarlo sin causa justificada y sin consentimiento de la persona que guarde dicho secreto, o de su usuario autorizado.
Sobre este tema, la Ley Federal del Trabajo (LFT) establece que es obligación de los trabajadores guardar escrupulosamente lo secretos técnicos, comerciales y de fabricación de los productos a cuya elaboración concurran directa o indirectamente, o de los cuales tengan conocimiento por razón del trabajo que desempeñen, así como de los asuntos administrativos reservados, cuya divulgación pueda causar perjuicios a la empresa.
CONSECUENCIAS LEGALES DE PARA UN TRABAJADOR SI REVELA O USA UN SECRETO INDUSTRIAL
De acuerdo con la LFT, el revelar los secretos de fabricación o dar a conocer asuntos de carácter reservado por parte del trabajador, con perjuicio de la empresa, genera una consecuencia legal de índole laboral, toda vez que es causa de rescisión de la relación de trabajo, sin responsabilidad para la empresa.
La consecuencia de carácter civil para el trabajador que revela dichos secretos se traduce en la obligación de indemnizar a su empleador por los daños y perjuicios que le hubiese causado.
Pero también existe una consecuencia de carácter penal, toda vez que se considera delito el que un trabajador use un creto industrial que conozca con motivo de su trabajo, puesto o cargo, o lo revela a un tercero, sin consentimiento de la persona que guarde el secreto industrial, habiendo sido prevenido de su confidencialidad, con el propósito de obtener un beneficio económico para sí o para el tercero, o con el fin de causar un perjuicio a la persona que guarde el secreto. En estos casos la pena por la comisión del delito consiste en prisión de dos a seis años y multa por el importe de 100 a 10,000 días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal, además del pago que deba realizar por concepto de reparación del daño.
CONSECUENCIAS LEGALES PARA UN TERCERO POR APODERARSE O USAR UN SECRETO INDUSTRIAL
La persona que contrate a un trabajador que esté laborando o que haya laborado o a un profesionista, asesor o consultor que preste o haya prestado sus servicios para otra persona, con el fin de obtener los secretos industriales de ésta, será responsable del pago de los daños y perjuicios que le ocasione.
Además, quien, por cualquier medio ilícito, obtenga información que contemple un secreto industrial será responsable del pago de daños y perjuicios.
Quien se apoderarse de un secreto industrial sin derecho y sin consentimiento de la persona que lo guarde o de su usuario autorizado, para usarlo o revelarlo a un tercero, con el propósito de obtener un beneficio económico para sí o para el tercero o con el fin de causar un perjuicio a la persona que guarde el secreto industrial o a su usuario autorizado, estará cometiendo un delito que es castigado con prisión de dos a seis años y multa por el importe de 100 a 10,000 días, más el pago correspondiente por concepto de reparación del daño.
FÓRMULA PARA CUANTIFICAR LA REPARACIÓN DEL DAÑO O LOS DAÑOS Y PERJUICIOS
La reparación del daño material o la indemnización de daños y perjuicios por el uso, revelación o apoderamiento de un secreto industrial, sin consentimiento de quien lo guarde, en ningún caso será inferior al 40% del precio de venta al público de cada producto o de cada prestación de servicios que impliquen la violación del derecho al uso exclusivo del secreto industrial.
CONSIDERACIONES FINALES Si usted guarda un secreto industrial o varios, no escatime en su protección ni en la asesoría adecuada. Siempre estará latente la posibilidad de permitir su uso a un trabajador o a un tercero, o de revelarlo a alguna autoridad con motivo de un procedimiento administrativo o judicial. Recuerde: lo más importante de un secreto industrial es conservar su confidencialidad!
por Mtro. Cesar Aranda | Oct 25, 2020 | Uncategorized
Una marca es todo signo visible que sirva distinguir productos o servicios de otros de su misma especie o clase en el mercado.
Del concepto de marca naturalmente surgen tres preguntas ineludibles:
- ¿Específicamente, qué es lo que puede constituir una marca?;
- ¿Cualquier persona puede utilizar una marca?, y
- ¿Qué se necesita para utilizar una marca?
Respuesta a la primera pregunta:
Las denominaciones y figuras, las formas tridimensionales, los nombres comerciales y denominaciones o razones sociales, así como el nombre propio de una persona, son los únicos signos que pueden constituir una marca, siempre y cuando no se encuentren dentro de alguna de las prohibiciones establecidas en el artículo 90 de la Ley de la Propiedad Industrial (LPI).
Cabe mencionar que las marcas se clasifican en cuatro grandes grupos
- Nominativas, si consisten en un vocablo, en una palabra o frase;
- Innominadas, figurativas o gráficas, si se trata de un emblema, un dibujo o una combinación o distribución de colores mostrados en una superficie;
- Tridimensionales, cuando tienen forma de envases, frascos, etc., y
- Mixtas, aquellas que resultan de una o varias combinaciones de los signos antes mencionados.
Debo agregar que las marcas nominativas sólo podrán conformarse de letras o palabras compuestas con el alfabeto romano, números arábigos occidentales, así como de aquellos signos ortográficos que auxilien a su correcta lectura, y se entenderá que el solicitante se reserva el uso en cualquier tipo o tamaño de letra.
Respuesta a la segunda pregunta:
Del texto del artículo 87 de la LPI claramente se desprende que no cualquier persona puede utilizar una marca como signo distintivo de productos o servicios, sino única y exclusivamente la persona que se encuentre dentro de alguna de las tres categorías siguientes: industriales, comerciantes o prestadores de servicios, pero siempre y cuando utilicen las marcas en la industria o comercio al que se dediquen (en los productos que elaboren o comercialicen) o en los servicios que presten.
Respuesta a la tercera pregunta:
La LPI no establece que se deba cubrir requisito legal alguno para poder utilizar una marca. Sin embargo, considero prudente mencionar que sí existe un requisito cuyo cumplimiento permite obtener una grandísima recompensa: si se cumple con el requisito de registrar la marca ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), como recompensa se obtiene el derecho a su uso exclusivo.
Bajo esta óptica, considero que, para los industriales, comerciantes o prestadores de servicios, el registro de las marcas que usan o pretendan usar para distinguir sus productos o servicios, se ha convertido en una necesidad fundamental, ya que con el registro se protege su uso, por la simple y sencilla razón de que sin dicho registro se carecería del derecho a su uso exclusivo; y si ese fuera el caso, no se podría impedir que un competidor usara la misma marca, o una semejante, en grado de confusión en productos, iguales o similares.
Consideraciones finales Si usted o su empresa usan o pretenden usar un signo distintivo que reuna todas las características de una marca, bien valdría la pena solicitar su registro ante el IMPI, pues sin duda alguna obtendría de manera exclusiva un activo intangible que lo distinguiría su competencia, y que con el tiempo bien podría ll
por Mtro. Cesar Aranda | Oct 25, 2020 | Uncategorized
El registro de una marca ante el IMPI genera, para su titular, el máximo derecho que puede otorgarle la LPI: el uso exclusivo de la marca, el cual nace con el registro de la marca. Este derecho constituye, cierto modo, un monopolio temporal y restringido que no va en contra de lo establecido por nuestra Constitución ni por la Ley Federal de Competencia Económica.
El uso exclusivo es el máximo derecho porque el titular de la marca registrada es el único que, en nuestro país, lícitamente puede usar la marca en los productos o servicios indicados en el título de registro, y porque también es el único que puede permitir su uso por parte de un tercero, u oponerse a que un tercero obtenga el registro de una marca o aviso comercial que sean idénticos o semejantes en grado de confusión, aplicados a los mismos o similares productos o servicios.
La semejanza en grado de confusión, en palabras simples, quiere decir que existe el riesgo de que los consumidores promedio se confundan, al primer golpe de vista o sonido entre dos marcas, prestando la atención común y ordinaria, tomando en cuenta sobre todo las semejanzas que haya entre dichas marcas; de tal modo que los consumidores puedan llegar a creer que están adquiriendo un producto o recibiendo un servicio amparado por una marca original, cuando no lo es, debido a la impresión o información que en los consumidores evoca o produce la marca; por ello, es totalmente entendible que dos marcas semejantes en grado de confusión, de diferentes titulares, no pueden coexistir en el mercado.[1]
Por otro lado, para determinar si los productos o servicios que pretenden registrarse con una marca son similares en grado de confusión a los que ampara otra registrada, deben tomarse en cuenta al menos cuatro referentes:
a) Si son o no coincidentes los canales de comercialización o distribución de los productos y servicios comparados;
b) Si se destinan a los mismos fines o tienen aplicaciones o usos coincidentes;
c) Si el producto y servicio tienen una naturaleza, estructura o características idénticas o afines y,
d) Si el producto o servicio es competidor o complementario.
Por ejemplo, si registró la marca THERMOPLY para proteger los servicios de instalación y reparación de techos, nadie podría usar ni obtener el registro de esa marca para los mismos servicios ni para otros similares, tales como construcción o reparación de edificios, impermeabilización o aislamiento de construcciones,[2] como tampoco se podría usar ni obtener el registro de la marca TERNOPLI para los mismos o similares productos, porque se consideraría semejante en grado de confusión.
Mención aparte merecen las marcas consideradas como notoriamente conocidas o famosas, toda vez que gozan de un trato privilegiado, sobre todo si se toma en cuenta que la protección a las mismas es ilimitada durante la vigencia de su registro, dado que el derecho a su uso exclusivo es tan amplio que puede impedirse que un tercero use y obtenga el registro de una marca igual o semejante en grado de confusión en cualquier producto o servicio, pues no importa que éstos no sean iguales o similares. Por ello, puede darse el caso de que el titular de una marca notoriamente conocida o famosa, que sea aplicada a vestuario, impida que un competidor registre y use una marca igual o semejante para distinguir relojes.
Cabe mencionar que el derecho al uso exclusivo también permite impedir que, en México, se use la marca o forme parte de un nombre comercial, denominación o razón social, de manera idéntica o semejante en grado de confusión, cuando se trate de establecimientos o personas morales cuya actividad sea la producción, importación o comercialización de bienes o la prestación de servicios iguales o similares a los que se aplica la marca registrada, siempre que la fecha de presentación de la solicitud de registro o de primer uso declarado en dicha solicitud sea anterior a la del uso del nombre comercial, denominación o razón social.
Es importante explicar que, como los efectos del registro de una marca se surten en todo el país, el derecho al uso exclusivo de una marca puede hacerse valer en cualquier parte del territorio nacional, no obstante que la marca sólo se use en una Colonia, Ciudad o Estado.
Una vez registrada la marca, debe recordarse que en todo momento hay que utilizar la leyenda Marca Registrada, las siglas M.R. o el símbolo ®, en los productos protegidos, en los envases o embalajes de éstos, en las facturas emitidas o publicidad impresa o electrónica que se realice, incluso en la página web de la empresa, o por algún otro medio manifestar o hacer del conocimiento público que los productos o servicios se encuentran protegidos por el respectivo registro marcario (como por ejemplo mediante anuncios en los periódicos o espectaculares). Si esto no se hace y se llegara a violar el derecho de exclusividad, el titular del registro no podrá iniciar las acciones civiles y penales correspondientes, ni podrá solicitar la práctica de medidas precautorias.
Para no perder el derecho de exclusividad, la marca deberá ser usada tal y como fue registrada o con modificaciones que no alteren su carácter distintivo. Sin embargo, no siempre es fácil determinar si una modificación altera o no el carácter distintivo de una marca, como podría ser cambiar un color, agregar o suprimir una letra, línea o signo de puntuación, etc., dado que se entraría al terreno de la subjetividad. Por ello, lo recomendable es usar la marca de la manera en que fue registrada, y si se le hacen cambios, por mínimos que sean, habrá que solicitar un nuevo registro.
Consideraciones finales.
Los titulares de marcas registradas deben tener muy en cuenta el enorme potencial que entraña el derecho a su uso exclusivo, y para no descuidarlo deben seguir las recomendaciones que ahora les he dado, que dicho sea de paso no son las únicas que en este espacio les he compartido.
[1] El estudio de la semejanza en grado de confusión de marcas se realiza mediante tres aspectos: a) Fonético, para determinar si las palabras pertenecientes al mismo idioma se pronuncian en forma similar; b) Gráfico, cuando todos aquellos elementos que son perceptibles a través del sentido de la vista son semejantes entre sí, a tal grado que conducen a confundir uno por otro, como pueden ser, las figuras, formas tridimensionales, trazos, líneas, colores, diseños y, en general, entre todo aquello que pueda captarse por el sentido de la vista, y c) Ideológico o conceptual, para saber si representan o evocan una misma cosa, característica o idea, incluso de las peculiaridades del producto o servicio al que esté asociada la marca. [2] Productos comprendidos en la clase 37 de la Clasificación de Niza.
por Mtro. Cesar Aranda | Oct 25, 2020 | Uncategorized
El registro de una marca está vigente durante diez años, contados a partir de la fecha de presentación de la solicitud, si ésta ha sido requisitada correctamente,[1] y puede renovarse por períodos de la misma duración, cuantas veces lo pida el titular de la marca.
Si usted es el titular del registro, tome en cuenta que, durante su vigencia y para mantener la protección del derecho al uso exclusivo, es necesario usar la marca bajo dos condiciones: ininterrumpidamente y tal como fue registrada.
Usar la marca “ininterrumpidamente” significa usarla de manera continua, de acuerdo con los usos y costumbres que en el comercio corresponda a los productos o servicios protegidos por la marca.
Lo recomendable es usar la marca en los productos protegidos, en los envases o embalajes de éstos, en las facturas emitidas por la venta de los productos o la prestación de los servicios, en la publicidad impresa o electrónica que se realice, en la página web que se utilice para promover la venta o comercialización de los productos, o la prestación de los servicios, inclusive en los anuncios de televisión, radio, periódicos, revistas o espectaculares.
La condición de usar la marca ininterrumpidamente no se cumpliría si, por ejemplo, para pretender acreditar el uso durante un año, únicamente se cuenta con una factura, como en muchos casos ocurre.
Usar la marca “tal como fue registrada” implica usarla justamente como aparezca en el título de registro. Ello evitará ser presa fácil de usurpadores y de los abogados de aquéllos, pues el uso no tendría que someterse al criterio del IMPI o de la autoridad jurisdiccional competente, que podría no favorecer a los intereses del titular de la marca, para el caso de que el uso se esté realizando con modificaciones.
Esto es muy importante porque si la marca no se usa tal como fue registrada, la autoridad tendría que analizar si esas modificaciones “alteran” o no el carácter distintivo de la misma, esto es, si con tales modificaciones se cambia la esencia o forma de la marca que la hace tan diferenciable y única, como podría ser cambiar un color o línea, agregar o suprimir una letra, apóstrofe, signo de puntuación, modificar la posición del logo o personaje, etc., dado que se entraría al terreno de la subjetividad.
Si se llegase a considerar que la marca no se usa tal como fue registrada, quien tenga interés en apropiarse la marca, o una semejante en grado de confusión, podría presentar una solicitud de declaración administrativa de caducidad,[2] con lo que se iniciaría un litigio que podría ser costoso y durar años.
La renovación del registro debe ser solicitada por su titular, dentro de los seis meses anteriores o dentro de los seis meses posteriores a la terminación de la vigencia. Esto refleja claramente el espíritu flexible y protector de la LPI, toda vez que, en aras de mantener la vigencia de los registros, en realidad otorga un año para solicitar la renovación.
Al solicitar la renovación es necesario manifestar, bajo protesta de decir verdad (en el formato autorizado por el IMPI), que se usa la marca en por lo menos uno de los productos o servicios a los que se aplica, y que no se ha interrumpido dicho uso por un plazo igual o mayor a tres años consecutivos, sin causa justificada.
Una de las preguntas que frecuentemente me hacen es la siguiente: ¿qué pasa si no se solicita la renovación? La respuesta es sencilla: el registro caduca y se extingue el derecho al uso exclusivo. Es importante señalar que la caducidad por falta de renovación no requiere de declaración administrativa por parte del IMPI.
Consideraciones finales
Para mantener el derecho al uso exclusivo de la marca, hay que evitar la caducidad del registro, y para ello será necesario usar la marca en forma ininterrumpida, tal como fue registrada y solicitar la renovación, dentro del plazo correspondiente.
[1] En caso contrario, los diez años se computarán a partir de la fecha en que la solicitud reúna los requisitos correspondientes.
[2] El Ministerio Público Federal puede presentar dicha solicitud, cuando la Federación tenga algún interés.
por Mtro. Cesar Aranda | Oct 25, 2020 | Uncategorized
Es la pregunta frecuente que pequeños y medianos empresarios me plantean cuando me consultan sobre una de las figuras más importantes del interesantísimo mundo de la Propiedad Intelectual. La respuesta es simple: sí. Les explicaré por qué: por el valor económico y el poder de marketing que una marca tiene o puede llegar a tener. Una marca puede ser tan valiosa como la empresa misma, aunque empresarios exitosos coinciden en que el valor de una marca puede superar a todo el negocio en sí. De hecho, muchas empresas son compradas por otras, de igual o mayor tamaño, por las marcas que tienen y el valor que éstas representan.
Una marca es como un ser vivo que nace, crece, se desarrolla, pero que también llega a morir, si no se cuida y se promueve.Una marca que se cuida y promueve se mantiene viva, renovada y en constante crecimiento. No importa el tamaño de la empresa, las marcas deben ser protegidas porque constituyen uno de los activos más valiosos con el que pueden contar.
Es muy común que los empresarios no tengan una idea clara de lo que es una marca y si las que utilizan son o no protegibles. Una marca es un signo visible del que se valen los industriales, comerciantes o prestadores de servicios para distinguir sus productos o servicios de otros de su misma especie o clase en el mercado, es decir, para diferenciar sus productos o servicios de los de sus competidores.
Las marcas pueden formarse con palabras inventadas, nombres propios, denominaciones o razones sociales (marcas nominativas), con diseños o logos (marcas innominadas), con los envoltorios, envases, empaques, la forma o presentación de los productos (marcas tridimensionales), o haciendo combinaciones de cualquiera de los elementos anteriores (marcas mixtas).
Una marca es protegible mediante su registro ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, siempre y cuando no se encuentre dentro de alguna de las prohibiciones establecidas en la Ley de la Propiedad Industrial. Por ejemplo, no son protegibles:
a) Los nombres técnicos o de uso común de los productos o servicios que pretenden ampararse con la marca, así como aquellas palabras que, en el lenguaje corriente o en las prácticas comerciales, se hayan convertido en la designación usual o genérica de los mismos (como la palabra pantalla para televisores);
b) Las denominaciones, figuras o formas tridimensionales que, considerando el conjunto de sus características, sean descriptivas de los productos o servicios que traten de protegerse como marca (tal sería el caso de pestañas extremas para delineadores de pestañas);
c) Las letras, los dígitos o los colores aislados (como el número 8 o la letra A, por sí solos);
d) Las marcas que reproduzcan o imiten, sin autorización, escudos, banderas o emblemas de cualquier país, Estado, municipio o divisiones políticas equivalentes, así como las denominaciones, siglas, símbolos o emblemas de organizaciones internacionales, gubernamentales, no gubernamentales o de cualquier otra organización reconocida oficialmente, así como la designación verbal de los mismos (tales como ONU);
e) Los nombres, seudónimos, firmas y retratos de personas, sin consentimiento de los interesados (como sería el caso de Pentapichichi, como se le conoce a Hugo Sánchez, el famoso futbolista);
f) Las denominaciones, figuras o formas tridimensionales, iguales o semejantes a una marca que el Instituto estime o haya declarado notoriamente conocida en México o famosa, para ser aplicadas a cualquier producto o servicio (cualquiera de las marcas de las grandes empresas transnacionales sirve de ejemplo), y
g) Las marcas que sean idénticas o semejantes en grado de confusión a otra en trámite de registro, presentada con anterioridad, o a una registrada y vigente, aplicada a los mismos o similares productos o servicios (bajo este supuesto no podría protegerse la marca Tofalá, para tequila, si previamente ya fue registrada la marca Tobalá para mezcal).
Por todo lo anterior, si su marca no actualiza alguno de los supuestos antes mencionados, mi recomendación es que protejan sus marcas lo antes posible, para evitar que alguien más se les adelante. Sin embargo, para tener una protección adecuada, es importante que busquen la asesoría de un especialista en la materia y así se evitarían verse involucrados en trámites infructuosos, tortuosos o en litigios que implicarían el desembolso de fuertes cantidades de dinero.
