por Mtro. Cesar Aranda | Oct 25, 2020 | Uncategorized
Al igual que la nulidad, la caducidad y la cancelación también generan la extinción del registro de una marca, lo cual evapora su protección.
CADUCIDAD
De acuerdo con la LPI, la caducidad puede ser originada por dos causas: por no haberse renovado el registro o por no haber sido usada la marca.
Falta de renovación
El registro de una marca caducará cuando no se renueve su registro. La renovación debe ser solicitada por su titular dentro de los seis meses anteriores o dentro de los seis meses posteriores a la terminación de la vigencia. Esto significa que, en realidad, se cuenta con un año para solicitar la renovación.
Una marca está vigente durante diez años, contados a partir de la fecha de presentación de la solicitud, si ésta ha sido requisitada correctamente,[1] y puede renovarse por períodos de la misma duración, cuantas veces lo pida el titular de la marca.
Es importante señalar que la caducidad por falta de renovación no requiere de una declaración administrativa por parte del IMPI.
Falta de uso
La otra causa de caducidad se deriva de la falta de uso de la marca durante tres años consecutivos inmediatos anteriores a la presentación de la solicitud de declaración administrativa de caducidad. En este caso, la caducidad sí requiere de una declaración administrativa, que puede ser emitida de oficio por el IMPI, o a petición de quien tenga interés jurídico; por ejemplo, a petición de quien previamente haya solicitado el registro de una marca idéntica o semejante en grado de confusión, para ser aplicada a los mismos o similares productos o servicios; o a petición de la Procuraduría General de la República (PGR), cuando tenga algún interés la Federación.
Si usted es el titular del registro, tome en cuenta que, durante su vigencia y para mantener la protección del derecho al uso exclusivo, es necesario usar la marca bajo dos condiciones: ininterrumpidamente y tal como fue registrada.
Usar la marca “ininterrumpidamente” significa usarla de manera continua, de acuerdo con los usos y costumbres que en el comercio corresponda a los productos o servicios protegidos por la marca.
Lo recomendable es usar la marca en los productos protegidos, en los envases o embalajes de éstos, en las facturas emitidas por la venta de los productos o la prestación de los servicios, en la publicidad impresa o electrónica que se realice, en la página web que se utilice para promover la venta o comercialización de los productos, o la prestación de los servicios, inclusive en los anuncios de televisión, radio, periódicos, revistas o espectaculares.
La condición de usar la marca ininterrumpidamente no se cumpliría si, por ejemplo, para pretender acreditar el uso durante un año, únicamente se cuenta con una factura, como en muchos casos ocurre.
Usar la marca “tal como fue registrada” implica usarla justamente como aparezca en el título de registro. Ello evitará ser presa fácil de usurpadores y de los abogados de aquéllos, pues el uso no tendría que someterse al criterio del IMPI o de la autoridad jurisdiccional competente, que podría no favorecer a los intereses del titular de la marca, para el caso de que el uso se esté realizando con modificaciones.
Esto es muy importante porque si la marca no se usa tal como fue registrada, la autoridad tendría que analizar si esas modificaciones “alteran” o no el carácter distintivo de la misma, esto es, si con tales modificaciones se cambia la esencia o forma de la marca que la hace tan diferenciable y única, como podría ser cambiar un color o línea, agregar o suprimir una letra, apóstrofe, signo de puntuación, modificar la posición del logo o personaje, etc., dado que se entraría al terreno de la subjetividad.
Cabe mencionar que existen dos excepciones para que no sea declarada la caducidad:
a) Que el titular de la marca o el usuario que tenga concedida licencia inscrita en el IMPI, la hubiese usado durante los tres años consecutivos inmediatos anteriores a la presentación de dicha solicitud, y
b) Que existan circunstancias surgidas, independientemente de la voluntad del titular de la marca, que constituyan un obstáculo para el uso de la misma, tales como restricciones a la importación u otros requisitos gubernamentales aplicables a los bienes o servicios a los que se aplique la marca.
CANCELACIÓN
Procede la cancelación de un registro marcario únicamente en dos casos:
a) Si es solicitada por el titular de una marca, o
b) Si su titular ha provocado o tolerado que se transforme en una denominación genérica que corresponda a uno o varios de los productos o servicios para los cuales se registró, de tal modo que, en los medios comerciales y en el uso generalizado por el público, la marca haya perdido su carácter distintivo, como medio de distinguir el producto o servicio a que se aplique.
Una marca se convierte en genérica cuando se sustituye la designación del producto o servicio por el de la marca, debido al prestigio que ésta ha adquirido o la publicidad invertida en ella. Por ello, es obligación del titular el no permitir o propiciar que la marca se transforme en una denominación genérica.
Al igual que en la nulidad, la caducidad requiere de una declaración administrativa por parte del IMPI, que puede ser emitida de oficio o a petición de quien tenga interés jurídico o de la PGR.
CONSIDERACIONES FINALES
Si usted quiere mantener la protección de su marca, evite la caducidad del registro usando la marca en forma ininterrumpida y tal como fue registrada, y solicitando la renovación, dentro del plazo correspondiente; y evite la cancelación del registro mediante el empleo de las acciones necesarias para que la marca no se convierta en la denominación genérica de los productos o servicios que distingue.
[1] En caso contrario, los diez años se computarán a partir de la fecha en que la solicitud reúna los requisitos correspondientes.
por Mtro. Cesar Aranda | Oct 25, 2020 | Uncategorized
La propiedad intelectual sirve para proteger e incentivar la creatividad del intelecto humano respecto de obras literarias o artísticas que son generadoras de belleza, conocimiento y cultura, así como de obras de carácter industrial o comercial que ofrecen avances tecnológicos y científicos, permiten el intercambio de mercancías y la prestación de servicios.
En un plano secundario, la Propiedad Intelectual también sirve para generar empleos y es motor de la economía contemporánea, dado que constituye uno de los activos más importantes de las empresas.
En nuestro país, la propiedad intelectual está regulada principalmente por la Ley de la Propiedad Industrial (LPI) y su Reglamento, por la Ley Federal del Derecho de Autor (LFDA) y su Reglamento, el Código Penal Federal (CPF), en su Título Vigésimo Sexto “De los Delitos en Materia de Derechos de Autor”, así como por diversos convenios internacionales de los que México forma parte, tales como el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (en su Capítulo XVII), el Convenio que establece la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, el Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, el Tratado de Cooperación en Materia de Patentes y su Reglamento, el Convenio que establece la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, el Convenio de Berna para la Protección de las Obras Literarias y Artísticas, el Convenio Internacional sobre la Protección de los Artistas Intérpretes o Ejecutantes, los Productores de Fonogramas y los Organismos de Radiodifusión, la Convención Universal sobre Derechos de Autor, por señalar algunos.
Este es un breve estudio sobre el objeto de la LPI y de la LFDA.
La Ley de la Propiedad Industrial
La LPI tiene por objeto:
a) Establecer las bases para que, en las actividades industriales y comerciales del país, tenga lugar un sistema permanente de perfeccionamiento de sus procesos y productos;
b) Promover y fomentar la actividad inventiva de aplicación industrial, las mejoras técnicas y la difusión de conocimientos tecnológicos dentro de los sectores productivos;
c) Propiciar e impulsar el mejoramiento de la calidad de los bienes y servicios en la industria y en el comercio, conforme a los intereses de los consumidores;
d) Favorecer la creatividad para el diseño y la presentación de productos nuevos y útiles;
e) Proteger la propiedad industrial mediante la regulación y otorgamiento de patentes de invención; registros de modelos de utilidad, diseños industriales, marcas, y avisos comerciales; publicación de nombres comerciales; declaración de protección de denominaciones de origen, y regulación de secretos industriales, y
f) Prevenir los actos que atenten contra la propiedad industrial o que constituyan la competencia desleal relacionada con la misma y establecer las sanciones y penas respecto de ellos.
Es evidente que el objeto de la LPI es fomentar las condiciones necesarias para la creatividad industrial y transferencia de tecnología, o sea, aquello que implica la construcción y mejoramiento de las condiciones legislativas necesarias para el desarrollo de la propiedad industrial en nuestro país; la protección a esa creatividad mediante la regulación y otorgamiento de las patentes de invención, los registros de modelos de utilidad, diseños industriales, marcas, y avisos comerciales; la publicación de los nombres comerciales, las declaratorias de protección de las denominaciones de origen y la regulación de los secretos industriales, los cuales constituyen la esencia misma de la LPI, y garantizar dicha protección a través de la represión de la competencia desleal.
La Ley Federal del Derecho de Autor
Por su parte, la LFDA tiene por objeto:
a) La salvaguarda y promoción del acervo cultural de la Nación;
b) La protección de los derechos de los autores, de los artistas intérpretes o ejecutantes, así como de los editores, de los productores y de los organismos de radiodifusión, en relación con sus obras literarias o artísticas en todas sus manifestaciones, sus interpretaciones o ejecuciones, sus ediciones, sus fonogramas o videogramas, sus emisiones, y
c) La protección de los otros derechos de propiedad intelectual, tales como las reservas de derechos.
Consideraciones finales Usted podría ser titular de un derecho de propiedad intelectual o llegar y no estar conciente de ello; por esta razón, y debido a la importancia que tienen esos derechos, siempre será recomendable tener una idea, auque sea superficialmente, de lo que regulan las principales legislaciones que existen en nuestro país en esta materia y, en caso de ser necesario, acudir con un verdadero especialista para que lo oriente, asesore, represente y le recomiende las mejores estrategias de protección.
por Mtro. Cesar Aranda | Oct 25, 2020 | Uncategorized
Muchos de los litigios que involucran a las marcas se derivan de su gran parecido, o como se le denomina técnicamente, de su semejanza en grado de confusión. En el mundo de las marcas este tema cobra especial relevancia si se toma en cuenta que cada marca podría estar respaldada por una importante inversión que inicia con su creación, protección, difusión, etc.
Créame que si usted ha construido una marca sólida, basado en la buena fe, no le agradará en lo más mínimo que venga un tercero y utilice otra marca que se parezca a la suya, tratando de robarle la clientela que con tanto esfuerzo ha creado. En este caso, lo más seguro es que usted intentará las acciones legales correspondientes en contra de ese tercero, lo cual está plenamente justificado por la ley. Una marca es un valioso activo intangible que debe ser protegido y defendido, sin importar el tamaño de la empresa.
En nuestro país hay quienes tienes tienen la errónea idea de que pueden utilizar una marca parecida a otra, y que incluso la pueden registrar con tal solo cambiarle una letra, una línea, un color, por mencionar algunos ejemplos. La LPI es clara al respecto, no se puede registrar una marca que sea semejante en grado de confusión a otra previamente registrada, para ser aplicada a los mismos o similares productos o servicios.
¿Qué es la semejanza en grado de confusión?
Cuando se habla de semejanza en grado de confusión entre dos marcas, se hace referencia al riesgo de que los consumidores promedio se confundan, al primer golpe de vista o sonido entre dos marcas, es decir, a la primera impresión que les causa, cuando prestan atención de manera común y ordinaria, tomando en cuenta sobre todo las semejanzas, o sea, el parecido o los elementos comunes que haya entre dichas marcas; de tal modo que los consumidores puedan llegar a creer que están adquiriendo un producto o recibiendo un servicio protegido por una determinada marca original, cuando no es así, debido a la impresión o información que en los consumidores evoca o produce la marca original, tales como la calidad, prestigio o popularidad.
El riesgo que constituye la semejanza en grado de confusión explica, sin lugar a dudas, por qué dos marcas parecidas, de diferentes titulares, no pueden coexistir en el mercado cuando pretendan distinguir los mismos o similares productos o servicios.
Aspectos para determinar la semejanza
Para determinar si una marca es o no semejante en grado de confusión a otra, debe realizarse un estudio complejo en el que se analicen diversos aspectos, como el fonético, el gráfico y el ideológico o conceptual. El aspecto fonético permite saber si las palabras pertenecientes al mismo idioma se pronuncian en forma similar; el gráfico, si aquellos elementos que son perceptibles a través del sentido de la vista son semejantes entre sí, como las figuras, formas tridimensionales, trazos, líneas, colores, diseños, etc.; y el Ideológico o conceptual, si las marcas en conflicto representan o evocan una misma cosa, característica o idea, incluso de las peculiaridades de los productos o servicios a los que estén asociadas las marcas.
La semejanza debe percibirse considerando las marcas en su conjunto, y la comparación debe realizarse, justamente, a partir de las semejanzas, mediante la imposición, es decir, lo que a un primer golpe de vista o sonido produce en el consumidor, viendo alternativamente las marcas en su integridad, signo y mensaje, y no comparándolas una al lado de la otra, a partir de la confusión que pueda sufrir el consumidor promedio, cuando presta la atención común y ordinaria, es decir, situándose en una posición similar a la del público consumidor.
También debe tomarse en cuenta si los productos o servicios son coincidentes o no en sus canales de comercialización o distribución; si se destinan a los mismos fines o tienen aplicaciones o usos coincidentes; si tienen una naturaleza, estructura o características idénticas o afines, y si son competidores o complementarios.
Ejemplos
Les presento tres ejemplos para ilustrar la semejanza en grado de confusión: 1) si ya se registró la marca CASTALIA para proteger productos cosméticos para el cuidado personal, maquillajes, labiales, máscaras para pestañas, delineadores, desodorantes y cremas que limpian y desmaquillan la piel, así como tónicos cosméticos para dar brillo al cabello, no sería válido usar ni registrar la marca KASSTALIA para los mismos o similares productos, tales como acondicionadores para el cabello, aceites para uso cosmético, cremas para aclarar la piel, aguas de tocador, tintes para el cabello y la barba y mascarillas de belleza; 2) si fue registrada la marca TOBALÁ para distinguir mezcal, no se puede usar ni obtener el registro de la marca OVALÁ para los mismos productos u otros similares, como tequila, brandy, rompope, ron, sidra, vodka o whisky, y 3) si la marca THERMOPLY ya fue registrada para proteger los servicios de instalación y reparación de techos, no se puede usar ni obtener el registro de la marca TERNOPLI para los mismos servicios ni para otros similares, tales como construcción o reparación de edificios, impermeabilización o aislamiento de construcciones.
Para que usted tenga una idea preliminar sobre si una marca es semejante en grado de confusión a otra, existe un método sencillo: muéstrele a cualquier cliente ambas marcas, si el cliente cree que ambas provienen del mismo titular, seguramente existe la semejanza en grado de confusión.
Consideraciones finales
Para evitar que la inversión que implica su marca se vea afectada, es altamente recomendable acudir con un verdadero especialista, a fin de asegurarse de que su marca no cae dentro del supuesto de la semejanza en grado de confusión; o si usted considera que su marca registrada está siendo afectada por otra que actualiza dicho supuesto, asesórese debidamente e intente las acciones legales correspondientes.
por Mtro. Cesar Aranda | Oct 25, 2020 | Uncategorized
El mundo de la propiedad intelectual se alimenta con las creaciones del intelecto humano. Es irrelevante el valor o potencial artístico, cultural o económico de las creaciones, si reúnen los requisitos establecidos en la ley, son protegibles. Algunas lo serán a través del derecho de autor y otras mediante la propiedad industrial.
La protección otorga una serie de derechos, de los cuales, sin duda alguna, el más importante es la explotación exclusiva o el uso exclusivo. Desde el punto de vista de la propiedad intelectual, la explotacióne exclusivao o el uso exclusivo es lo que hace “especial” y “valiosa” a una creación. Por ello, resulta entendible el por qué los titulares de los derechos de propiedad intelectual destinan importantes recursos en la obtención, mantenimiento y defensa de sus derechos de exclusividad.
La ley permite el ejercicio de diversas acciones administrativas, civiles, mercantiles e incluso penales, en aquellos casos en los que viole el derecho de exclusividad. Las acciones civiles y mercantiles son de las más importantes, pero al mismo tiempo de las menos utilizadas por los “expertos”, ya sea por su poco conocimiento del tema o su nula experiencia.
Al intentarse una acción civil o mercantil, fundamentalmente lo que se reclama es el pago de los daños y perjuicios. Cuando se habla de daños y perjuicios no se habla de un solo concepto ni significan lo mismo. Daño es la pérdida o menoscabo sufrido por una persona en sus bienes o derechos susceptibles de apreciación pecuniaria (patrimonio), como consecuencia de la falta de cumplimiento de una conducta de dar, de hacer o de no hacer por parte de otra persona, quien jurídicamente tenía esa responsabilidad (obligación). Perjuicio es toda privación que sufre una persona respecto de la obtención de cualquier ganancia lícita que debiera haber obtenido con el cumplimiento de una conducta de dar, de hacer o de no hacer, por parte de otra persona, quien jurídicamente tenía esa responsabilidad (obligación). La obligación incumplida no es otra cosa más que el repeto al derecho de exclusividad.
Para la configuración de los daños o perjuicios, existe un requisito esencial: la relación de causalidad, toda vez que los daños o perjuicios deben ser consecuencia inmediata y directa de la falta de cumplimiento de la obligación, ya sea que se hayan causado o que necesariamente deban causarse.
Estas acciones se pueden intentar, a elección del titular del derecho afectada, ante los tribunales de la Federación o los del fuero común (de la entidad federativa) que tenga competencia sobre el lugar en donde se esté cometiendo la violación.
Si la violación es materia del derecho de autor, la indemnización por daños y perjuicios no podrá ser inferior al 40% (cuarenta por ciento) del precio de venta al público del producto original o de la prestación original de cualquier tipo de servicios que impliquen la violación. Y en aquellos casos en que no sea posible su determinación, el juez con audiencia de peritos fijará el importe de la indemnización correspondiente.
Tratándose de la propiedad industrial, el pago de los daños y perjuicios jamás podrá ser inferior al 40% (cuarenta por ciento) del precio de venta al público de cada producto o de cada prestación de servicios que impliquen la violación, sin que se permita la asistencia de peritos, para los casos en que no sea posible su determinación.
En cualquier caso, bien podría resultar válido el aplicar un porcentaje mayor, incluso hasta el 100% (cien por ciento).
Sin importa si se trata del derecho de autor o la propiedad industrial, para poder presentar la demanda es requisito indispensable el haber obtenido previamente una declaración de infracción firme emitida por el IMPI, como lamentablemente lo deteminó nuestra Suprema Corte de Justicia, es decir, una resolución que establezca que efectivamente se infringieron los derechos, pero que ya no pueda ser modificada por haberse agotado todas las instancias correspondientes o por no haber sido atacada oportunamente mediante la interposición de los recursos establecidos por la ley.
Cabe agregar que, en materia de propiedad industrial, cuando se trata de la violación del derecho exclusivo de explotación de una patente para poder presentar la demanda debe mencionarse que la patente se encuentra en trámite o que ya fue otorgada, según sea el caso; y en el caso de la violación del derecho al uso exclusivo de una marca o de un aviso comercial, es necesario haber aplicado a los productos, envases o embalajes de éstos la leyenda “marca registrada”, las siglas “M.R.” o el símbolo ®; o bien, por algún otro medio haber manifestado o hecho del conocimiento público que los productos o servicios se encuentran protegidos por la patente, marca o aviso comercial de que se trate.
Consideraciones finales
Cualquier titular de derechos de propiedad intelectual puede verse afectado por un tercero. Querido lector, si éste fuera su caso, para hacer respetar su derecho de exclusividad, bien valdría la pena que busque la asesoría especializada y calificada en el manejo de este tipo de asuntos, a fin de explorar la posibilidad y conveniencia de intentar algunas de las acciones permitidas por la ley, como la que hemos explicado brevemente en el presente artículo.
por Mtro. Cesar Aranda | Oct 25, 2020 | Uncategorized
Para construir una marca sólida, ésta debe cumplir con cinco funciones: distinción, protección, indicación de procedencia, garantía de calidad y propaganda, de las cuales hablaremos a continuación.
Distinción
La principal función de toda marca es la de permitir distinguir los productos o servicios de otros de su misma especie o clase en el mercado, es decir, para diferenciarlos de los de sus competidores, sin importar que estos últimos usen o no una marca. La marca le da individualidad a los productos o servicios, sobre todo si se toma en cuenta el valor económico y el poder de marketing que una marca tiene o puede llegar a tener, ya que podría ser tan valiosa como la empresa misma.
Protección
La segunda función más relevante de una marca tiene dos aspectos: proteger a su titular contra sus competidores y proteger a los consumidores en contra del titular de la marca. El primer aspecto se logra a través del derecho al uso exclusivo, que nace con el registro de la marca. El uso exclusivo permite al titular de la marca ser la única persona que, en nuestro país, lícitamente puede usarla en los productos o servicios indicados en el título de registro, y ser la única persona que pueda permitir su uso por parte de un tercero, u oponerse a que un tercero obtenga el registro de una marca o aviso comercial que sean idénticos o semejantes en grado de confusión, aplicados a los mismos o similares productos o servicios. El segundo aspecto le permite al consumidor relacionar el producto adquirido o el servicio recibido con el titular de la marca, pues facilita la identificación de éste, para el caso de alguna reclamación.
Indicación de precedencia
Toda marca debe evocar en el consumidor la procedencia empresarial, es decir, debe permitir identificar el origen y la procedencia de un producto o servicio de determinado productor o prestador de servicios, inclusive con quien lo comercializó, pues es común que en las etiquetas de los productos aparezca la leyenda “elaborado para…”.
Garantía de calidad
La marca debe constituir una doble garantía: para el consumidor y para el empresario. Para el consumidor porque éste se asegura de estar recibiendo el producto o servicio que realmente quiere adquirir, pues normalmente los busca por el nivel de calidad con la que los productos han sido producidos o los servicios prestados, porque previamente ya los ha probado, o por su reputación. También constituye una garantía para el empresario porque le permite distinguir sus productos o servicios de los de sus competidores.
Propaganda
Es por demás conocido el poder de marketing que tienen las marcas, ya que el público consumidor se siente atraído hacia los productos o servicios que distingue, por el conocimiento que de ellos tiene, en razón de que es por la marca que los identifica. Esta función implica su ingrediente psicológico porque genera la clientela, y al mismo tiempo representa el dinamismo de la marca, la cual constituye un instrumento para que el empresario ofrezca y logre vender sus productos o servicios.
Consideraciones finales Definitivamente, construir una marca sólida no es fácil, y nada que realmente valga la pena lo es; sin embargo, estoy seguro de que el tomar en cuenta las funciones antes mencionadas le permitirán a cualquier empresario caminar con pasos firmes hacia la consolidación de uno de los activos intangibles más valiosos que puede tener.
