Cuando una marca tiene éxito comercial puede ser objeto de la comisión de una serie de conductas ilícitas, que coloquialmente se conocen como “piratería”. Si usted es un empresario serio y tiene una marca registrada que está siendo afectada por la piratería, seguramente le interesará saber qué puede hacer en estos casos. Con el propósito de hacer respetar el derecho al uso exclusivo de una marca, la Ley de la Propiedad Industrial (LPI) otorgó, en favor de los titulares de marcas registradas, el derecho de intentar dos tipos de acciones: la administrativa y la civil, y la posibilidad de presentar una querella ante el Ministerio Público Federal (MP), es decir, la Procuraduría General de la República (PGR), a fin de que ésta sea la que intente la acción penal. En este breve estudio nos centraremos en la acción penal.
¿Y por qué el titular de la marca afectada no puede intentar directamente la acción penal? Porque nuestra Constitución General establece que el perjudicado por cualquiera un delitos, técnicamente denominado víctima u ofendido, no puede ejercer por sí mismo su derecho de persecución en contra de los presuntos delincuentes, pues tiene que actuar a través del MP.
Para una mejor atención de este tipo de casos, la PGR, desde el 2003, creó la Unidad Especializada en Investigación de Delitos contra los Derechos de Autor y la Propiedad Industrial (UEIDDAPI), adscrita a la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delitos Federales.
La LPI describe como conductas que entrañan violaciones al derecho de uso exclusivo de una marca y que son consideradas como delitos, los podemos clasificar en los cuatro grupos siguientes:
a) Reincidir en la comisión de infracciones que atentan contra el derecho al uso exclusivo de una marca. Por ejemplo:
- Usar una marca parecida en grado de confusión a otra registrada, para amparar los mismos o similares productos o servicios que los protegidos por la registrada;
- Usar, sin consentimiento de su titular, una marca registrada o semejante en grado de confusión como elemento de un nombre comercial o de una denominación o razón social, o viceversa, siempre que dichos nombres, denominaciones o razones sociales estén relacionados con establecimientos que operen con los productos o servicios protegidos por la marca, y
- Ofrecer en venta o poner en circulación productos iguales o similares a los que se aplica una marca registrada, a sabiendas de que se usó ésta en los mismos sin consentimiento de su titular.
En cualquiera de estos casos, se impondrán una sanción de dos a seis años de prisión y multa por el importe de cien a diez mil días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal (D.F.).
b) Falsificar, en forma dolosa y con el fin de especulación comercial, marcas protegidas por la LPI, lo cual es sancionado con prisión de tres a diez años y multa de dos mil a veinte mil días de salario mínimo general vigente en el D.F.
c) Producir, almacenar, transportar, introducir al país, distribuir o vender en forma dolosa y con el fin de especulación comercial, objetos que ostenten falsificaciones de marcas protegidas por la LPI, así como aportar o proveer de cualquier forma, a sabiendas, materias primas o insumos destinados a la producción de objetos que ostenten falsificaciones de marcas protegidas por la LPI (fracción III). Estos casos también son sancionados con pena privativa de la libertad, de tres a diez años, y multa de dos mil a veinte mil días de salario mínimo general vigente en el D.F.
d) Vender a cualquier consumidor final, en vías o en lugares públicos, en forma dolosa y con fin de especulación comercial, objetos que ostenten falsificaciones de marcas protegidas por la LPI, que se sanciona con prisión de dos a seis años y multa de cien a diez mil días de salario mínimo general vigente en el D.F.
Las expresiones “dolosa” y “con el fin de especulación comercial” quieren decir intencionalmente y con fin de obtener una utilidad o ganancia. “A sabiendas” significa de un modo cierto, a ciencia segura, con conocimiento y deliberación. Las marcas protegidas son aquellas que han sido registradas ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI).
Cabe mencionar que cualquiera de estos delitos se perseguirán por querella de parte ofendida, es decir, por querella formulada por el titular del registro marcario o por su licenciatario autorizado. El licenciatario puede presentar la querella sólo si el contrato de licencia ha sido inscrito en el IMPI y no se estableció que el titular se reservaría esta facultad.
Los delitos referidos en los incisos “b” y “c” actualmente están calificados como graves, razón por la cual los probables responsables no alcanzan el beneficio de la libertad provisional.
Consideraciones finales
Para poder proceder penalmente en contra de aquellos que presuntamente han cometido cualquiera de las conductas antes referidas, será necesario que previamente la marca haya sido registrada ante el IMPI y que el titular de la marca o su licenciatario autorizado haya aplicado a los productos, envases o embalajes de productos amparados por la marca registrada, la leyenda «marca registrada», las siglas «M.R.» o el símbolo ®, o por algún otro medio haber manifestado o hecho del conocimiento público que los productos o servicios se encuentran protegidos por un derecho de propiedad industrial, como por ejemplo mediante anuncios en periódicos de gran circulación para hacer saber al público en general quién es el titular de la marca, y que ésta se encuentran registradas en nuestro país ante el IMPI, aunque existen otras formas de hacerlo. Tratándose de los casos mencionados en los incisos “a” y “b”, también será necesario que el IMPI emita un dictamen técnico, en el que no se prejuzgará sobre las acciones civiles o penales que procedan.