Trato privilegiado
Existen marcas que han sido ampliamente difundidas y que son del conocimiento de los competidores y del público consumidor, principalmente por la publicidad que los titulares de dichas marcas han realizado a través de diversos medios masivos de comunicación, tales como la televisión, radio, Internet, cine, revistas, periódicos, etc.
Esas marcas se encuentran en la “cúspide de la pirámide” y se denominan notoriamente conocidas o famosas. Gozan de un trato privilegiado por parte de la Ley de la Propiedad Industrial (LPI), que consiste, básicamente, en que su protección es ilimitada durante la vigencia de su registro, dado que el derecho a su uso exclusivo es tan amplio que puede impedirse que un tercero obtenga el registro y utilice lícitamente una marca igual o semejante en grado de confusión, en cualquier producto o servicio. Dicho en otras palabras, si una marca es notoriamente conocida o famosa, nadie puede usar ni obtener el registro de otra marca que sea igual o muy parecida, de tal modo que confunda a los consumidores, sin importar los productos o servicios que pretendan distinguirse. Para ser más claro les pongo un ejemplo: Una marca notoriamente conocida o famosa que proteja ropa, impide legalmente que un competidor use y registre una marca igual o semejante para distinguir mesas, agua embotellada, servicios de educación, o lo que se les ocurra!
La negativa de registrar una marca igual o semejante puede emitirse aunque la marca notoriamente conocida o famosa ni siquiera se encuentre registrada o declarada. Y si la marca igual o semejante ya fue registrada, se puede atacar el registro marcario mediante un procedimiento de declaración administrativa de nulidad.
Concepto de marca notoria y famosa
Técnicamente hablando, una marca será notoriamente conocida en México, cuando un sector determinado del público o de los círculos comerciales del país, conoce la marca como consecuencia de las actividades comerciales desarrolladas en México o en el extranjero por una persona que emplea esa marca en relación con sus productos o servicios, o como consecuencia de la promoción o publicidad de la misma.
Y una marca será famosa en México, cuando sea conocida por la mayoría del público consumidor.
Declaratoria
La notoriedad o fama de una marca será declarada por el Instituto Mexicano de la Propiedad industrial (IMPI), a solicitud del titular de la marca, cuando demuestre esa notoriedad o fama, siempre y cuando la misma se encuentre registrada en México y ampare los productos o servicios en los que la marca originó su notoriedad o fama. Dicha declaratoria deberá ser publicada en la Gaceta de la Propiedad Industrial.
Para efectos de obtener la declaratoria de notoriedad o fama, el solicitante deberá aportar, entre otros, la información siguiente:
a) El sector del público integrado por los consumidores reales o potenciales, los otros sectores del público diversos a los consumidores reales o potenciales y los círculos comerciales integrados por los comerciantes, industriales o prestadores de servicios relacionados con el género de productos o servicios, que identifiquen la marca con los productos o servicios que ésta ampara, basados en una encuesta o estudio de mercado o cualquier otro medio permitido por la LPI;
b) La fecha de primer uso, tiempo de uso continuo, los medios de difusión, el tiempo de publicidad efectiva, la inversión realizada durante los 3 últimos años en publicidad o promoción de la marca en México y, en su caso, en el extranjero;
c) El área geográfica de influencia efectiva de la marca;
d) El volumen de ventas de los productos o los ingresos percibidos por la prestación de los servicios amparados bajo la marca, durante los últimos 3 años;
e) El valor económico que representa la marca en el capital contable de la compañía titular de ésta, o conforme a avalúo que de la misma se realice;
f) Los registros de la marca en México y, en su caso, en el extranjero;
g) Las franquicias y licencias que respecto a la marca hayan sido otorgadas, y
h) El porcentaje de la participación de la marca en el sector o segmento correspondiente del mercado.
El IMPI presumirá, salvo prueba en contrario, que las condiciones que originaron la declaratoria o sus actualizaciones, subsisten por un período de cinco años a partir de la fecha de su expedición; en consecuencia, durante dicho período deberá aplicarse, de manera expedita, el impedimento para registrar una marca igual o semejante a la notoriamente conocida o famosa.
La declaratoria puede actualizarse en cualquier tiempo, siempre que acredite que las condiciones que le dieron origen subsisten a la fecha de la solicitud respectiva.
Nulidad, caducidad y cancelación
La declaratoria de notoriedad o fama será nula cuando se haya otorgado en contravención a las disposiciones de la LPI, las pruebas en las que se sustente la declaratoria sean falsas, se haya otorgado con base en una incorrecta valoración de las pruebas, o se hubiese concedido a quien no tuviera derecho de obtenerla.
Las declaraciones administrativas de nulidad se harán por el Instituto, a petición de quien tenga interés jurídico y acredite los supuestos en los que funda su solicitud.
Cuando el o los registros marcarios que sirvieron de base para emitir la declaratoria, se nulifiquen, caduquen o cancelen, la declaratoria perderá su valor probatorio.
Transmisión
Para terminar, cabe señalar que, para efectos de su transmisión, la declaratoria se considerará ligada al o los registros marcarios que le dieron origen.
Consideraciones finales Las marcas notoriamente conocidas o famosas gozan de una protección superior y mucho más amplia, en relación con todas las demás. Si usted tiene una marca no la descuide, nunca se sabe, algún día podría pertenecer a este exclusivo club de las marcas más valiosas y prestigiadas.