La marca puede llegar a ser mucho más valiosa que el negocio entero.
Donald Trump
Introducción.
Las marcas forman parte de las figuras jurídicas que conforman la llamada Propiedad Industrial, es decir, forman parte del conjunto de privilegios exclusivos y temporales sobre creaciones y signos distintivos de productos, establecimientos y servicios[1].
En México, las marcas están reguladas principalmente por la Ley de la Propiedad Industrial (LPI) y su Reglamento, así como por ordenamientos jurídicos internacionales, por ejemplo: el Convenio de la París para la Protección de la Propiedad Industrial.
Las marcas son signos visibles que utilizan los industriales, comerciantes o prestadores de servicios para distinguir sus productos o servicios de otros de su misma especie o clase en el mercado.
A través de las marcas, los industriales, comerciantes o prestadores de servicios pueden diferenciar sus productos o servicios de los de sus competidores.
Tipos de marcas.
Las marcas pueden ser de cuatro tipos:
1. Nominativas: palabras inventadas, nombres propios, denominaciones o razones sociales;
2. Innominadas: diseños, logos;
3. Tridimensionales: envoltorios, envases, empaques, forma o presentación de los productos, y
4. Mixtas: combinación de cualquiera de las anteriores.
Principio de especialidad.
Las marcas protegen determinados productos o servicios pertenecientes a la clase en que hayan sido registradas. Este es uno de los principios más importantes que rigen a las marcas.
De acuerdo con la Clasificación de Niza, los productos y servicios se dividen en 45 clases. De la 1 a la 34 es para productos y de la 35 a la 45 para servicios.
Hay que presentar una solicitud de registro por cada clase en la que se pretenda proteger la marca.
Marcas notoriamente conocidas y famosas.
Las marcasdeclaradas por el IMPI como notoriamente conocidas o famosas tienen una protección más amplia porque no obstante que sólo estén registradas en una clase, impiden el registro de nuevas marcas en cualquier otra clase.
La importancia de proteger una marca.
Una marca es como un ser vivo que nace, crece, se desarrolla; pero que también llega a morir, si no se cuida y se promueve.Una marca que se cuida y promueve, se mantiene viva, renovada y en constante crecimiento.
La marca representa la reputación del empresario. En realidad es una promesa, un reflejo del cuerpo, la mente y el espíritu del empresario. La marca puede llegar a ser más valiosa que todo el negocio entero.[2] Por ello, la marca debe ser considerada como uno de los activos intangibles más preciados de toda empresa.
Hay muchas historias de éxito de empresarios que comenzaron a diseñar y operar sus negocios en condiciones modestas, incluso en el garaje de su casa. Una constante que se repitió en casi todos esos casos fue la temprana y oportuna protección de sus marcas, que con el tiempo alcanzaron la aceptación, fama y un importante valor económico.
Pasos para proteger una marca.
Lo primero que hay que hacer es determinar el tipo de marca y la clase de los productos o servicios a los que se aplicará.
Después, es altamente recomendable realizar una búsqueda en el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), para verificar que no existe alguna marca que sea igual o semejante en grado de confusión, que a la postre pueda constituir un impedimento legal.
Si no existiera alguna marca igual o semejante, deberá solicitarse el registro de la marca ante el IMPI, previo pago de los derechos correspondientes. El IMPI otorgará el registro siempre y cuando no se actualice alguna de las prohibiciones establecidas por la LPI.
Las personas físicas o las personas morales pueden solicitar el registro de una marca. Salvo que existiera alguna transmisión de derechos, el solicitante será el titular del registro marcario.
Uso exclusivo.
Una vez que el IMPI haya expedido el título de registro respectivo, el titular habrá obtenido el derecho al uso exclusivo sobre la marca para ser usada en los productos o servicios indicados en el título. Hasta este momento es cuando el titular del registro podrá utilizar la leyenda “Marca Registrada”, las siglas “M.R.” o el símbolo ®.
Es importante utilizar la leyenda “Marca Registrada”, las siglas “M.R.” o el símbolo ®, o por algún otro medio haber manifestado o hecho del conocimiento público que los productos o servicios se encuentran protegidos por un registro marcario, porque para el caso de que se viole el derecho de exclusividad, el titular del registro podrá iniciar las acciones legales correspondientes.
El registro surte sus efectos en todo el país, no obstante que la marca se use en una sola ciudad.
Si posteriormente se desea adicionar otro producto o servicio, deberá presentarse una nueva solicitud de registro.
Para no perder la protección, la marca deberá ser usada tal y como fue registrada o con modificaciones que no alteren su carácter distintivo.
Acciones legales por la violación del derecho al uso exclusivo.
En la vía administrativa se puede solicitar (demandar) la declaración administrativa de nulidad de nuevos registros marcarios; solicitar la práctica de medidas precautorias y la imposición de las sanciones correspondientes[3], dentro del procedimiento de declaración administrativa de infracción;
En las vías civil o mercantil se puede solicitar la práctica de medidas precautorias y demandar el pago de los daños y perjuicios, equivalentes, cuando menos, al 40% del precio de venta al público de cada producto o servicio que impliquen la violación.
Penalmente se puede presentar querella ante la Procuraduría General de la República, solicitando la práctica de medidas precautorias, y se puede obtener la reparación del daño, por cuando menos el citado 40%.
Vigencia y renovación.
El registro de una marca tiene una vigencia de 10 años, contados a partir de la fecha de presentación de la solicitud[4], y será renovable por períodos de la misma duración.
La solicitud de renovación debe presentarse dentro de los 6 meses anteriores o dentro de los 6 meses posteriores a la terminación de la vigencia.
Es fundamental evitar la caducidad del registro, para que la marca no pierda su protección. El registro puede caducar por dos razones: por no solicitarse en tiempo la renovación o por falta de uso en los productos o servicios para los que la marca fue registrada, durante tres años consecutivos.
Cancelación.
Procederá la cancelación del registro de una marca, si su titular ha provocado o tolerado que se transforme en una denominación genérica que corresponda a uno o varios de los productos o servicios para los cuales se registró, de tal modo que, en los medios comerciales y en el uso generalizado por el público, la marca haya perdido su carácter distintivo, como medio de distinguir el producto o servicio a que se aplique.
Dada la importancia que las marcas significan, para protegerlas:
1. Debe solicitarse y obtenerse su registro;
2. Hay que usarlas tal y como fueron registradas o con modificaciones que no alteren su carácter distintivo, en los productos o servicios para los que fueron registradas;
3. Debe evitarse que se transformen en denominaciones genéricas;
4. Hay que utilizar la leyenda “Marca Registrada”, las siglas “M.R.” o el símbolo ®, o por algún otro medio haber manifestado o hecho del conocimiento público que los productos o servicios se encuentran protegidos por un registro marcario, para que el titular pueda ejercer las acciones legales correspondientes, para el caso de que se viole su derecho de exclusividad;
5. Si la marca reúne los requisitos para ser declarada notoriamente conocida o famosa, deben iniciarse los trámites correspondientes, y
6. Hay que solicitar la renovación dentro del plazo legal.
[1] Rangel Medina, David, Derecho Intelectual, McGraw-Hill, México, 1998, p. 2.
[2] Trump, Donald J., y Kiyosaki, Robert. T., El toque de midas, (Aguilar) Santillana Ediciones Generales, México, 2012, pp. 136, 137 y 153.
[3] Multa de hasta 20,000 días de salario mínimo vigente en el Distrito Federal, clausura temporal del establecimiento hasta por 90 días, clausura definitiva y arresto administrativo hasta por 36 horas.
[4] Salvo los casos de excepción previstos en la LPI.