Si usted ha obtenido el registro de su marca ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), ya sabe que le ha sido otorgado el derecho al uso exclusivo sobre la misma. Sin embargo, no son pocos los casos en los que un tercero realiza alguna conducta mediante la cual se viola ese derecho de exclusividad. Si ello ocurriera, para hacer respetar su derecho, usted debe saber que la Ley de la Propiedad Industrial le permite perseguir a quien haya cometido dicha violación, mediante el ejercicio de tres tipos de acciones: administrativas, mercantiles o civiles y, penales.
En este breve artículo únicamente les hablaré de la acción administrativa. Esta acción se intenta presentando una solicitud de declaración administrativa de infracción (demanda) ante el IMPI, quien, para su conocimiento, las turna a un área que tiene especializada en dichos asuntos: la Dirección Divisional de Protección a la Propiedad Intelectual, la cual actúa a través de su Subdirección Divisional de Prevención a la Competencia Desleal.
Se consideran infracciones administrativas relacionadas con la violación del derecho al uso exclusivo de una marca:
a) Realizar actos contrarios a los buenos usos y costumbres en la industria, comercio y servicios que impliquen competencia desleal;
b) Usar una marca parecida en grado de confusión a otra registrada, para amparar los mismos o similares productos o servicios que los protegidos por la registrada;
c) Usar, sin consentimiento de su titular, una marca registrada o semejante en grado de confusión como elemento de un nombre comercial o de una denominación o razón social, o viceversa, siempre que dichos nombres, denominaciones o razones sociales estén relacionados con establecimientos que operen con los productos o servicios protegidos por la marca;
d) Usar una marca previamente registrada o semejante en grado de confusión como nombre comercial, denominación o razón social o como partes de éstos, de una persona física o moral cuya actividad sea la producción, importación o comercialización de bienes o servicios iguales o similares a los que se aplica la marca registrada, sin el consentimiento, manifestado por escrito, del titular del registro de marca o de la persona que tenga facultades para ello;
e) Efectuar, en el ejercicio de actividades industriales o mercantiles, actos que causen o induzcan al público a confusión, error o engaño, por hacer creer o suponer infundadamente la existencia de una relación o asociación entre un establecimiento y el de un tercero, que se fabriquen productos bajo especificaciones, licencias o autorización de un tercero, o que se prestan servicios o se venden productos bajo autorización, licencias o especificaciones de un tercero;
f) Usar una marca registrada, sin el consentimiento de su titular o sin la licencia respectiva, en productos o servicios iguales o similares a los que la marca se aplique;
g) Ofrecer en venta o poner en circulación productos iguales o similares a los que se aplica una marca registrada, a sabiendas de que se usó ésta en los mismos sin consentimiento de su titular, y
h) Ofrecer en venta o poner en circulación productos a los que se aplica una marca registrada que hayan sido alterados.
Si se comente alguna de las conductas arriba mencionadas, el IMPI puede imponer multa hasta por el importe de 20,000 días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal; multa adicional hasta por el importe de 500 días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal, por cada día que persista la infracción; clausura temporal hasta por 90 días; clausura definitiva y arresto administrativo hasta por 36 horas.
Durante el procedimiento de declaración administrativa de infracción el IMPI puede ordenar la práctica de visitas de inspección; ordenar el retiro de la circulación o impedir la circulación de las mercancías que infrinjan el derecho al uso exclusivo; ordenar se retiren de la circulación los empaques, envases, embalajes, la papelería, el material publicitario, los anuncios, letreros, rótulos y similares que infrinjan ese derecho de exclusividad, así como los utensilios o instrumentos destinados o utilizados en la fabricación, elaboración u obtención de cualquiera de los dichos bienes; prohibir, de inmediato, la comercialización o uso de los productos con los que se viole el derecho de exclusividad; ordenar al presunto infractor o a terceros la suspensión o el cese de los actos que constituyan una violación ese derecho; ordenar se suspenda la prestación del servicio o se clausure el establecimiento, cuando las medidas anteriormente señaladas, no sean suficientes para prevenir o evitar la citada violación; asegurar bienes en forma cautelar y conciliar los intereses de los involucrados.
Resulta importante resaltar que los comerciantes de los productos que implican la violación están obligados a abstenerse de su enajenación y los prestadores de servicios a suspender la prestación de los mismos, desde el momento en que sean notificados de la resolución que así lo ordene. Los productores, fabricantes, importadores y distribuidores de los productos en comento, además de estar obligados a abstenerse de la enajenación de los mismos, también son responsables de recuperar de inmediato los productos que ya estén en el comercio.
El procedimiento de declaración administrativa de infracción se compone de varias instancias, dependiendo de la estrategia legal que se siga. La primera se ventila ante el IMPI, cuando se presenta la solicitud (demanda) y termina con la resolución a través de la cual se pronuncie la declaratoria y se impongan las sanciones correspondientes, o se niegue la declaratoria. La parte que no esté de acuerdo con la resolución puede promover recurso de revisión, que es resuelto por el mismo IMPI. Luego, se puede presentar demanda de nulidad ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa (TFJFA), que cuenta con la Sala Especializada en Materia de Propiedad Intelectual. Sin embargo, si se prefiere, en lugar del recurso de revisión, directamente se puede presentar la demanda de nulidad. La última instancia, generalmente, es el amparo directo ante un Tribunal Colegiado en Materia Administrativa, pero si en la demanda de amparo se alega la inconstitucionalidad de una ley o de uno de sus preceptos, la última instancia sería la Suprema Corte.
En promedio, un procedimiento de declaración administrativa de infracción, hasta concluir todas sus instancias, puede durar entre 3 y 5 años.
Consideraciones finales
Dada la complejidad de este tipo de litigios y los años que pueden durar, siempre es recomendable que usted tenga la asesoría adecuada antes de involucrarse como actor (solicitante) o de comparecer a defenderse como demandado, y durante todas las instancias.