por Mtro. Cesar Aranda | Oct 25, 2020 | Uncategorized
El derecho de exclusividad
Un invento o marca, por citar un par de ejemplos se vuelve “especial” y “valioso(a)” cuando sobre el invento se tiene el derecho exclusivo de explotación (patente), o sobre la marca se tiene el derecho a su uso exclusivo (registro). Por ello, resulta entendible que los titulares de los derechos de propiedad industrial destinen importantes recursos para la obtención, mantenimiento y defensa de sus derechos de exclusividad. Para lograr ese objetivo, es fundamental contar con una acertada estrategia de protección, que sin duda alguna debe incluir el intentar las acciones legales correspondientes en contra de quien haya violado tales derechos. La Ley de la Propiedad Industrial permite el ejercicio de diversas acciones administrativas, civiles, mercantiles e incluso penales.
Las acciones mercantiles por daños y perjuicios
Las acciones mercantiles son de las más importantes, pero al mismo tiempo de las menos utilizadas por los “expertos”, ya sea por su poco conocimiento del tema o su nula experiencia.
Al intentarse una acción mercantil, fundamentalmente lo que se reclama es el pago de los daños y perjuicios. La demanda se pueden presentar, a elección del titular del derecho afectado, ante un tribunal de la Federación o del fuero común (de la entidad federativa) que tenga competencia sobre el lugar en donde se esté cometiendo la violación. No omito mencionar que el pago de los daños y perjuicios jamás podrá ser inferior al40%del precio de venta al público de cada producto o de cada prestación de servicios que impliquen la violación. En cualquier caso, bien podría resultar válido el aplicar un porcentaje mayor, incluso hasta el 100%.
Cuantía
Si la cantidad que se reclama por concepto de daños y perjuicios es inferior a $520,900.00, como suerte principal, sin tomar en consideración los intereses y demás prestaciones que sean reclamadas, el juicio debe tramitarse en la vía oral mercantil, como lo establece el Código de Comercio.
Trámite de los juicios orales
Los juicios orales son procedimientos que pueden tramitarse de manera muy rápida y, hasta cierto punto, sencilla y a un bajo costo. Todo comienza con la presentación de la demanda, por escrito, y desde ese momento existe la necesidad de ofrecer las pruebas y exhibir los documentos que se tengan, con los que se demostrarán los hechos narrados en la demanda, pues de lo contrario ya no se podrán tomar en cuenta, aunque se presenten posteriormente.
El demandado cuenta con un plazo de nueve días para presentar su contestación por escrito, en el que también deberá ofrecer sus pruebas y exhibir los documentos que tenga en su poder.
Después de contestada la demanda, al actor (a quien presentó la demanda) se le concede un plazo de tres días para que realice las manifestaciones que estime convenientes.
Audiencia preliminar y del juicio
En los juicios orales mercantiles existen sólo dos audiencias: la preliminar y la del juicio. Es obligatorio para las partes asistir a dichas audiencias, por sí o a través de sus legítimos representantes que gocen de facultades expresas para interponer los recursos que procedan, ofrecer e intervenir en el desahogo de pruebas, alegar en las audiencias, pedir se dicte sentencia para evitar la consumación del término de caducidad por inactividad procesal, realizar cualquier acto que resulte ser necesario para la defensa de los derechos de la parte que representen, pero sobre todo para conciliar ante el juez y, en su caso, suscribir el convenio correspondiente.
En la audiencia preliminar se depura el procedimiento; se intenta la conciliación y/o mediación de las partes por conducto del juez; se fijan los acuerdos sobre hechos no controvertidos y los acuerdos probatorios; se califica la admisibilidad de las pruebas, y se cita a las partes para la audiencia del juicio. Esta audiencia se lleva a cabo con o sin la asistencia de las partes. A la parte que no acuda, sin justa causa calificada, el juez le impondrá una sanción que no podrá ser inferior a $2,000.00, ni superior a $5,209.00. Si los interesados llegan a un convenio, el juez lo aprobará de plano si procede legalmente y dicho pacto tendrá fuerza de cosa juzgada. En caso de desacuerdo, el juez proseguirá con la audiencia.
En la audiencia del juicio se desahogan las pruebas que el juez haya admitido y que se encuentren preparadas. Por ejemplo: en el caso de las pruebas testimoniales, las partes deberán presentar a sus testigos, pero si estuvieren imposibilitadas para hacerlo, los testigos deberán ser citados por conducto del juzgado. Se dejarán de recibir las pruebas que no se encuentren preparadas y la audiencia no se suspenderá ni diferirá en ningún caso por falta de preparación o desahogo de las pruebas admitidas, salvo en aquellos casos expresamente determinados por la ley, por caso fortuito o de fuerza mayor.En la audiencia sólo se concederá el uso de la palabra, por una vez, a cada una de las partes para formular sus alegatos.
Sentencia
Formulados los alegatos el juez declarará el asunto visto y citará las partes para la continuación de la audiencia dentro del término de diez días siguientes, en la que se dictará la sentencia correspondiente.El juez expondrá oralmente y de forma breve, los fundamentos de hecho y de derecho que motivaron su sentencia y leerá únicamente los puntos resolutivos, quedando a disposición de las partes copia de la sentencia que se pronuncie, por escrito.
Amparo
La parte que no esté de acuerdo con la sentencia podrá promover demanda de amparo directo, sin necesidad de agotar previamente el recurso de apelación, toda vez que los juicios orales son más sencillos y ágiles, lo cual representa un considerable ahorro de tiempo y costo.
Consideraciones finales
Ya tuve la oportunidad de participar en un juicio oral mercantil ante un juzgado federal especializado y fue toda una experiencia, en instalaciones de primer nivel, con espacio suficiente, mobiliario adecuado, hasta con lugares asignados para el público, y en donde la participación del juez, de su secretario de acuerdos y de las partes fue totalmente videograbada, para constancia de lo ocurrido. Bien vale la pena considerar los juicios orales, ya que pueden convertirse en una muy buena y rápida solución a conflictos mercantiles, como los que existen en propiedad industrial.
por Mtro. Cesar Aranda | Oct 25, 2020 | Uncategorized
La Ley Federal del Derecho de Autor regula y protege una figura jurídica que tiene puntos de contacto con las marcas, conocidas como reservas de derechos. Esta figura no es otra cosa más que el uso y explotación exclusiva de títulos de publicaciones y difusiones periódicas; nombres o denominaciones personas o grupos dedicados a actividades artísticas, características físicas y psicológicas distintivas de personajes humanos de caracterización y características de operación originales de promociones publicitarias. Dicho en otras palabras, las reservas de derechos son como las marcas, pero aplicadas a “productos” y “servicios” relacionados con el mundo de la creatividad artística.
Ejemplos de reservas de derechos los econtramos por todos lados; por ejemplo, los títulos de los periódicos, revistas, programas de radio y televisión, los nombres de los cantantes, actores o grupos musicales, los personajes interpretados por seres humanos y los superhéroes o villanos que aparecen en las películas de caricaturas o comics.
Excepto por las promociones publicitaras, si usted es creador de alguna de las reservas antes mencionadas, en nuestro país usted puede protegerlas ante el Instituto Nacional del Derecho de Autor (INDAUTOR), pero también podría obtener el registro como marca ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI). Bien vale la pena contar con ambas protecciones porque tienen finalidades diferentes, pero se complementan.
Al igual que las marcas, las reservas de derechos son constitutivas de derechos, es decir, que en cuanto el INDAUTOR expida el certificado correspondiente, el titular de la reserva obtendrá el derecho al uso y explotación exclusiva, lo cual significa que el titular de la reserva de derechos será la única persona que legalmente pueda usarla y explotarla, permitir su uso por parte de un tercero, mediante el otorgamiento de licencia, o intentar las acciones legales en contra de cualquier tercero que use, explote u obtenga otra reserva de derechos sobre un título, nombre o denominación, o las características físicas y psicológicas distintivas, o características de operación originales aplicados, que sean semejantes en grado de confusión con los de la reserva previamente protegida.
Como ya mencioné, las reservas de derechos tiene mucha similitud con las marcas, se pueden otorgar licencias, transmitir y se deben usar tal y como fueron otorgadas. También pueden ser materia de un procedimiento de nulidad, caducidad y cancelación.
No omito mencionar que, en el caso de las publicaciones periódicas, el certificado se expedirá con independencia del Certificado de Licitud de Título y Contenido, el cual es expedido por la Comisión Calificadora de Publicaciones y Revistas Ilustradas de la Secretaría de Gobernación. Primero debe obtenerse el certificado reservas de derechos y luego el de licitud de título y contenido, ya que el INDAUTOR debe informar a la Secretaría de Gobernación de todas las resoluciones que emita relativas a reservas otorgadas sobre publicaciones periódicas, y hará saber a los interesados que deberán cumplir con las disposiciones administrativas en la materia.
La vigencia del certificado de la reserva de derechos depende del tipo de género para el que la reserva haya sido otorgada. En el caso de los títulos de publicaciones o difusiones periódicas, la vigencia será de un año, contado a partir de la fecha de su expedición. Y será de cinco años, también contados a partir de la fecha de su expedición, cuando se otorgue a nombres y características físicas y psicológicas distintivas de personajes, tanto humanos de caracterización como ficticios o simbólicos; nombres o denominaciones de personas o grupos dedicados a actividades artísticas, y denominaciones y características de operación originales de promociones publicitarias.
Los plazos de protección que amparan los certificados de reserva de derechos correspondientes, podrán ser renovados por periodos sucesivos iguales. Sin embargo, no existe renovación tratándose de las promociones publicitarias, las que al término de su vigencia pasarán a formar parte del dominio público.
CONSIDERACIONES FINALES Si usted es cantante, actor, tiene alguna agrupación musical, periódico, revista, es creador de un personaje o de una promoción publicitaria, bien vale la pena proteger su reserva de derechos ante el INDAUTOR y, simultáneamente, su marca ante el IMPI. No permita que un usurpador se le adelante, uno nunca sabe!
por Mtro. Cesar Aranda | Oct 25, 2020 | Uncategorized
En esta ocación les hablaré de dos figuras que están íntimamente relacionadas con las marcas: los avisos comerciales y los nombres comerciales.
Concepto y ejemplos:
Los avisos comerciales son las frases u oraciones que tengan por objeto anunciar al público establecimientos o negociaciones comerciales, industriales o de servicios, productos o servicios, para distinguirlos de los de su especie. Dicho en otras palabras, los avisos comerciales son los slogans o frases publicitarias utilizados para difundir a los otros signos distintivos de las empresas, es decir, a las marcas, los nombres comerciales y las denominaciones de origen. Estas frases integran uno de los elementos más poderosos del marketing, ya que invariablemente nos hacen recordar dichos signos distintivos y permiten su diferenciación de la competencia. Dos ejemplos de avisos comerciales sirven para ilustrar el tema: “A que no puedes comer sólo una”, para promocionar la marca Sabritas, y “Recuérdame”, ligada a la marca Gansito.
Los nombres comerciales permiten identificar la empresa de una persona física o jurídica, y diferenciarla de las demás que tienen la misma o similar actividad industrial o mercantil; por ejemplo: Walmart, Sanborns, etc.
Protección:
Al igual que las marcas, los avisos comerciales se protegen mediante su registro ante el IMPI y su titular obtiene el derecho a su uso exclusivo, una vez que se le ha expedido el título de registro correspondiente.
Por su parte, los nombres comerciales no necesitan ser registrados para que se pueda obtener el derecho a su uso exclusivo. Sin embargo, si se requiere de su publicación en la Gaceta de la Propiedad Industrial del IMPI, para establecer la presunción de la buena fe en la adopción y uso del nombre comercial. Cabe mencionar que, en este caso, el IMPI expide títulos de publicaciones.
Vigencia y renovación:
La vigencia del registro de los avisos comerciales es de diez años, contados a partir de la fecha de presentación de la solicitud, pero podrá renovarse por períodos de la misma duración.
La renovación del registro deberá solicitarse por el titular dentro de los seis meses anteriores a la terminación de la vigencia, pero el IMPI debe dar trámite a las solicitudes que sean presentadas dentro de los seis meses posteriores a la terminación de la vigencia.
Debe tomarse en cuenta que la falta de renovación provoca la caducidad del registro, al igual que la falta de uso durante tres años consecutivos en los productos o servicios para los que el aviso comercial hubiese sido registrado.
Los efectos de la publicación de los nombres comerciales también tienen una vigencia de diez años, a partir de la fecha de presentación de la solicitud, y pueden renovarse por períodos de la misma duración.
La renovación de los efectos de la publicación de un nombre comercial también debe ser solicitada dentro de los seis meses anteriores o de los seis meses posteriores a la terminación de la vigencia.
La falta de renovación de los efectos de la publicación de los nombres comerciales no trae como consecuencia su caducidad, como ocurre con los registros de marcas o avisos comerciales, sino que simplemente cesan los efectos de dicha publicación.
CONSIDERACIONES FINALES
Para los industriales, comerciantes o prestadores de servicios, es fundamental proteger sus avisos comerciales mediante su registro y mantenerlo vigente, ya que sin el registro carecerían del derecho a su uso exclusivo. Si los avisos comerciales no se protegen o se pierde la protección, no se podría impedir que un competidor use el mismo aviso comercial o uno semejante, en productos, servicios, establecimientos o negociaciones iguales o similares. En el caso de los nombres comerciales, aunque no es necesario su registro, su publicación también se puede considerar como una necesidad fundamental, toda vez que sin ella se carecería de la presunción de la buena fe en la adopción del nombre comercial y se carecería de todo blindaje jurídico para poder intentar acciones administrativas, civiles o penales tendientes a defenderlos.
por Mtro. Cesar Aranda | Oct 25, 2020 | Uncategorized
Toda solicitud de registro de una marca está sujeta a dos exámenes: el de forma y el de fondo, también denominados como administrativo y de novedad, respectivamente. En términos sencillos, el examen de forma o administrativo versa sobre el cumplimiento de los requisitos formales mencionados en el apartado anterior, y el de fondo o de novedad, sobre si la marca es lo suficientemente distintiva o no de las marcas ya registradas o en trámite de registro.
Examen de forma
La Ley de la Propiedad Industrial (LPI) establece que una vez recibida la solicitud, se procederá a efectuarle un examen de forma, conjuntamente con la documentación exhibida, para comprobar si se cumplen los requisitos que previene dicho ordenamiento jurídico y su Reglamento.
Si al momento de presentarse la solicitud cumple con los requisitos formales, esa será su fecha de presentación; en caso contrario se tendrá como fecha legal el día en que se dé cumplimiento. La fecha de presentación, también conocida como fecha legal, cobra vital importancia si se toma en consideración que es precisamente ella la que determina la prelación de las solicitudes. Partiendo de esta regla y aplicando el principio general del derecho PRIOR TEMPORE POTIOR JURE, conforme al cual el primero en tiempo es primero en derecho, si una misma marca pretende ser registrada en la misma clase por dos personas distintas, quienes presentan cada una su respectiva solicitud de registro, el registro será concedido a la solicitud que tenga la fecha de presentación más antigua.
Respecto del examen de forma cabe preguntarse ¿qué pasa si no se aprueba? La LPI nos dice que en ese supuesto el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) deberá comunicarlo por escrito al solicitante otorgándole un plazo de dos meses para que subsane los errores u omisiones en los que hubiese incurrido, y que si no se contesta dentro de ese plazo la consecuencia es que se considerará abandonada la solicitud, razón por la cual se da por terminado el trámite sin concederse registro alguno.
Examen de fondo
Concluido el examen de forma se procederá a realizar el de fondo, cuyo propósito es verificar si la marca es registrable. El examen de fondo consiste en una comparación entre la marca cuya inscripción se solicita y todas aquellas registradas previamente o que se encuentren en trámite con anterioridad, a efecto de verificar si son semejantes al grado de inducir a confusión a los consumidores de los productos o servicios a los que están dirigidos. Cabe recordar que la LPI se contiene un catálogo de los casos en que una marca no es registrable.
Al igual que en el examen anterior, si no es aprobado el examen de novedad el IMPI deberá comunicarlo por escrito al solicitante, otorgándole también el plazo de dos meses para que manifieste lo que a su derecho convenga en relación con los impedimentos y las anterioridades citadas, con la misma consecuencia para el caso de que no se conteste dentro del plazo concedido.
Si el solicitante manifiesta lo que a su derecho convenga dentro del plazo concedido, pero modifica o sustituye la marca, la misma será motivo de un nuevo trámite, por lo cual deberá efectuarse el pago de la tarifa correspondiente a una nueva solicitud y satisfacer de nueva cuenta con todos los requisitos formales, en suma, se deberá volver a empezar el trámite.
No obstante el plazo de dos meses concedido dentro de los exámenes de forma y fondo, la LPI establece que el solicitante gozará de un plazo adicional de otros dos meses, contados a partir del día siguiente al del vencimiento del plazo inicial, sin que medie solicitud, siempre y cuando se compruebe haber pagado la tarifa correspondiente al mes en que se dé cumplimiento. Pero si aún así no se da cumplimiento a lo solicitado por el IMPI, o no se comprobare haber cubierto la tarifa respectiva, de cualquier manera se tendrá por abandonada la solicitud.
Es importante mencionar dentro del examen de fondo, si el impedimento se refiere a la existencia de uno o varios registros de marcas idénticas o similares en grado de confusión, respecto de los cuales exista o se presente una solicitud de declaración administrativa de nulidad, caducidad o cancelación, a petición del titular de la solicitud de registro de marca, el IMPI suspenderá el trámite de registro hasta que sea resuelto en definitiva el procedimiento de nulidad, caducidad o cancelación.
Cuando a la solicitud no se le acompañe la traducción de los documentos que se encuentren redactados en idioma extranjero, sin mediar requerimiento del IMPI, el solicitante deberá presentar dicha traducción dentro de los dos meses siguientes a la fecha en que haya entregado su solicitud.
Es conveniente agregar que, en la práctica, el IMPI acostumbra a comunicar al solicitante, en un mismo escrito, que cuenta con el plazo (inicial) de dos meses para que subsane los errores u omisiones en los que hubiese incurrido, o para que manifieste lo que a su derecho convenga en relación con los impedimentos y las anterioridades que le sean citadas.
Resultado de los exámenes
Para terminar, sólo cabe mencionar que si la solicitud de registro aprueba ambos exámenes, el IMPI otorgará el registro y expedirá el título correspondiente, que tendrá una vigencia de diez años. Hay que recordar que el registro concede el derecho al uso exclusivo sobre la marca.
Por el contrario, si no son aprobados satisfactoriamente los exámenes de forma y fondo, el IMPI negará el registro, comunicándolo por escrito al solicitante, expresando los motivos y fundamentos legales de su resolución. En contra de esta resolución se puede intentar el recurso de revisión (que no recomendamos) ante el propio IMPI, o el juicio de nulidad ante la Sala Especializada en Propiedad Intelectual del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa.
Consideraciones finales
Si bien cualquier industrial, comerciante o prestador de servicios puede solicitar el registro de su marca, lo cierto es que el trámite puede ser muy sencillo, a un costo accesible y durar unos seis meses, o súper complicado, costoso y tardar años! Todo depende de la buena o mala asesoría con la que se cuente antes y durante dicho procedimiento.
por Mtro. Cesar Aranda | Oct 25, 2020 | Uncategorized
La propiedad intelectual es una materia muy amplia y se divide en dos: propiedad industrial y derecho de autor. Los ordenamientos jurídicos que regulan a la propiedad intelectual, incluyendo los convenios internacionales de los que nuestro país forma parte, son aplicados por diversas autoridades. El presente estudio muestra las funciones y facultades de las autoridades más importantes en la materia.
El Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI).
Es la autoridad administrativa en materia de propiedad industrial, fue creado como un organismo descentralizado, con personalidad jurídica y patrimonio propio, y está facultado para tramitar y, en su caso, otorgar patentes de invención, y registros de modelos de utilidad, diseños industriales, marcas, y avisos comerciales, emitir declaratorias de notoriedad o fama de marcas, emitir declaratorias de protección a denominaciones de origen, autorizar el uso de las mismas; la publicación de nombres comerciales, así como la inscripción de sus renovaciones, transmisiones o licencias de uso y explotación; sustanciar los procedimientos de nulidad, caducidad y cancelación de los derechos de propiedad industrial, formular las resoluciones y emitir las declaraciones administrativas correspondientes; realizar las investigaciones de presuntas infracciones administrativas; ordenar y practicar visitas de inspección; requerir información y datos; ordenar y ejecutar las medidas provisionales para prevenir o hacer cesar la violación a los derechos de propiedad industrial; oír en su defensa a los presuntos infractores, e imponer las sanciones administrativas correspondientes en materia de propiedad industrial; designar peritos cuando se le solicite conforme a la ley; emitir los dictámenes técnicos que le sean requeridos por los particulares o por el Ministerio Público Federal (PGR); efectuar las diligencias y recabar las pruebas que sean necesarias para la emisión de dichos dictámenes; fungir como árbitro en la resolución de controversias relacionadas con el pago de los daños y perjuicios derivados de la violación a los derechos de propiedad industrial, cuando los involucrados lo designen expresamente como tal; efectuar la publicación de la Gaceta de la Propiedad Industrial para difundir la información derivada de las patentes, registros, declaratorias de notoriedad o fama de marcas, autorizaciones y publicaciones concedidos, así como un extracto de las resoluciones emitidas en los procedimientos antes mencionados.
El Instituto Nacional del Derecho de Autor (INDAUTOR).
Es la autoridad administrativa en materia de derechos de autor y derechos conexos, es un órgano desconcentrado de la Secretaría de Educación Pública.
Dentro de las funciones relevantes del INDAUTOR encontramos la protección y fomento del derecho de autor; la promoción de la creación de obras literarias y artísticas, y el llevar el Registro Público del Derecho de Autor. El INDAUTOR está facultado, entre otras cosas, para realizar investigaciones respecto de presuntas infracciones administrativas; solicitar a las autoridades competentes la práctica de visitas de inspección; ordenar y ejecutar los actos provisionales para prevenir o terminar con la violación al derecho de autor y derechos conexos; e imponer las sanciones administrativas que sean procedentes.
La Sala Especializada en Materia de Propiedad Intelectual (SEPI) del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa.
Es la autoridad encargada de conocer de los juicios de nulidad que se promueven en contra de las resoluciones definitivas emitidas por el IMPI e INDAUTOR, como por ejemplo, contra la negativa de otorgamiento de una patente o registro de una marca, contra las negativas o declaraciones administrativas emitidas en los procedimientos de nulidad, caducidad, cancelación e infracción, así como contra las resoluciones emitidas en los recursos de revisión.
Los tribunales de la Federación y los tribunales del orden común en materias mercantil y civil.
Los tribunales de la Federación son competentes para conocer de las controversias mercantiles y civiles y de las medidas precautorias en materia de propiedad industrial Sin embargo, cuando dichas controversias afecten sólo intereses particulares, podrán conocer de ellas a elección del actor, los tribunales del orden común, sin perjuicio de la facultad de los particulares de someterse al procedimiento de arbitraje.
Los tribunales de la Federación también son competentes para conocer de las controversias que se susciten en materia de derecho de autor, pero cuando dichas controversias sólo afecten intereses particulares, podrán conocer de ellas, a elección del actor, los tribunales de los Estados y del Distrito Federal. Solamente los tribunales de la Federación son competentes para conocer de los juicios en que se impugne una constancia, anotación o inscripción en el registro, y en dichos juicios será parte el INDAUTOR.
Los tribunales de la Federación también conocen de los juicios de amparo que se promuevan en contra de los actos emitidos por el IMPI, el INDAUTOR, la SEPI y la PGR.
La Procuraduría General de la República (PGR) y los tribunales de la Federación en materia penal.
La PGR es competente para investigar los delitos en materia de propiedad industrial y derecho de autor, en razón de que son del orden federal. Por la misma razón, únicamente los tribunales de la Federación son competentes para conocer de dichos delitos.
Consideraciones finales. Los activos de propiedad intelectual son muy valiosos como para desprotegerlos, sin embargo, dada la complejidad de la materia y las diversas autoridades involucradas, cuyas funciones son distintas, pero complementarias, siempre será altamente recomendable buscar e invertir en la asesoría de un verdadero experto.
por Mtro. Cesar Aranda | Oct 25, 2020 | Uncategorized
Al igual que la nulidad, la caducidad y la cancelación también generan la extinción del registro de una marca, lo cual evapora su protección.
CADUCIDAD
De acuerdo con la LPI, la caducidad puede ser originada por dos causas: por no haberse renovado el registro o por no haber sido usada la marca.
Falta de renovación
El registro de una marca caducará cuando no se renueve su registro. La renovación debe ser solicitada por su titular dentro de los seis meses anteriores o dentro de los seis meses posteriores a la terminación de la vigencia. Esto significa que, en realidad, se cuenta con un año para solicitar la renovación.
Una marca está vigente durante diez años, contados a partir de la fecha de presentación de la solicitud, si ésta ha sido requisitada correctamente,[1] y puede renovarse por períodos de la misma duración, cuantas veces lo pida el titular de la marca.
Es importante señalar que la caducidad por falta de renovación no requiere de una declaración administrativa por parte del IMPI.
Falta de uso
La otra causa de caducidad se deriva de la falta de uso de la marca durante tres años consecutivos inmediatos anteriores a la presentación de la solicitud de declaración administrativa de caducidad. En este caso, la caducidad sí requiere de una declaración administrativa, que puede ser emitida de oficio por el IMPI, o a petición de quien tenga interés jurídico; por ejemplo, a petición de quien previamente haya solicitado el registro de una marca idéntica o semejante en grado de confusión, para ser aplicada a los mismos o similares productos o servicios; o a petición de la Procuraduría General de la República (PGR), cuando tenga algún interés la Federación.
Si usted es el titular del registro, tome en cuenta que, durante su vigencia y para mantener la protección del derecho al uso exclusivo, es necesario usar la marca bajo dos condiciones: ininterrumpidamente y tal como fue registrada.
Usar la marca “ininterrumpidamente” significa usarla de manera continua, de acuerdo con los usos y costumbres que en el comercio corresponda a los productos o servicios protegidos por la marca.
Lo recomendable es usar la marca en los productos protegidos, en los envases o embalajes de éstos, en las facturas emitidas por la venta de los productos o la prestación de los servicios, en la publicidad impresa o electrónica que se realice, en la página web que se utilice para promover la venta o comercialización de los productos, o la prestación de los servicios, inclusive en los anuncios de televisión, radio, periódicos, revistas o espectaculares.
La condición de usar la marca ininterrumpidamente no se cumpliría si, por ejemplo, para pretender acreditar el uso durante un año, únicamente se cuenta con una factura, como en muchos casos ocurre.
Usar la marca “tal como fue registrada” implica usarla justamente como aparezca en el título de registro. Ello evitará ser presa fácil de usurpadores y de los abogados de aquéllos, pues el uso no tendría que someterse al criterio del IMPI o de la autoridad jurisdiccional competente, que podría no favorecer a los intereses del titular de la marca, para el caso de que el uso se esté realizando con modificaciones.
Esto es muy importante porque si la marca no se usa tal como fue registrada, la autoridad tendría que analizar si esas modificaciones “alteran” o no el carácter distintivo de la misma, esto es, si con tales modificaciones se cambia la esencia o forma de la marca que la hace tan diferenciable y única, como podría ser cambiar un color o línea, agregar o suprimir una letra, apóstrofe, signo de puntuación, modificar la posición del logo o personaje, etc., dado que se entraría al terreno de la subjetividad.
Cabe mencionar que existen dos excepciones para que no sea declarada la caducidad:
a) Que el titular de la marca o el usuario que tenga concedida licencia inscrita en el IMPI, la hubiese usado durante los tres años consecutivos inmediatos anteriores a la presentación de dicha solicitud, y
b) Que existan circunstancias surgidas, independientemente de la voluntad del titular de la marca, que constituyan un obstáculo para el uso de la misma, tales como restricciones a la importación u otros requisitos gubernamentales aplicables a los bienes o servicios a los que se aplique la marca.
CANCELACIÓN
Procede la cancelación de un registro marcario únicamente en dos casos:
a) Si es solicitada por el titular de una marca, o
b) Si su titular ha provocado o tolerado que se transforme en una denominación genérica que corresponda a uno o varios de los productos o servicios para los cuales se registró, de tal modo que, en los medios comerciales y en el uso generalizado por el público, la marca haya perdido su carácter distintivo, como medio de distinguir el producto o servicio a que se aplique.
Una marca se convierte en genérica cuando se sustituye la designación del producto o servicio por el de la marca, debido al prestigio que ésta ha adquirido o la publicidad invertida en ella. Por ello, es obligación del titular el no permitir o propiciar que la marca se transforme en una denominación genérica.
Al igual que en la nulidad, la caducidad requiere de una declaración administrativa por parte del IMPI, que puede ser emitida de oficio o a petición de quien tenga interés jurídico o de la PGR.
CONSIDERACIONES FINALES
Si usted quiere mantener la protección de su marca, evite la caducidad del registro usando la marca en forma ininterrumpida y tal como fue registrada, y solicitando la renovación, dentro del plazo correspondiente; y evite la cancelación del registro mediante el empleo de las acciones necesarias para que la marca no se convierta en la denominación genérica de los productos o servicios que distingue.
[1] En caso contrario, los diez años se computarán a partir de la fecha en que la solicitud reúna los requisitos correspondientes.
